Stel, u bent fabrikant van een product dat volgens uzelf een unieke en iconische status heeft met een eigen gezicht op de markt. Ooit, lang geleden ontworpen en met ups-and-downs doorgegroeid tot een succesvol concept. Dan wil je met hand en tand kopieën weren, maar zo eenvoudig is dat niet. Namaak van (niet louter technisch bepaalde) productvormgeving wordt geregeerd door het auteursrecht, modellenrecht, merkenrecht en slaafse nabootsing. In dit artikel bespreek ik een paar zaken die zijn aangespannen door Airwair tegen Primark en tegen Van Haren, met wisselend succes. De zaken gaan over “Dr. Martens”-schoenen die op de markt worden gebracht door het bedrijf Airwair. In deze zaken speelde het modellenrecht geen rol; dat blijft in dit artikel dan ook verder buiten beschouwing.

Volgens de geschiedenis op de website van Airwair is de ontwikkeling ooit begonnen met werkschoeisel. Vlak na de oorlog kwam het tot een innovatief concept met een zool met luchtkussens. Later uitgegroeid tot festivalschoen en soort stoere, rebelse statement die kennelijk ook werd gedragen door toonaangevende muzikanten, zoals Peter Townsend van The Who. Zo brengt Airwair al veel decennia de 1460-boot, 2976-boot (“Chelsea”) en de “Jadon” op de markt.

Airwair vs. Primark

Sinds 2019 brengt Primark schoenen op de markt die naar de mening van Airwair ongeoorloofde kopieën zijn. In een kortgedingprocedure werd (onder meer) gevraagd om een veroordeling tot staking van het verder verhandelen. Na afwijzing van de vorderingen in december 2019 is de zaak in hoger beroep voorgelegd aan het Gerechtshof Amsterdam, uiteraard nog steeds in kort geding.¹

Airwair baseert zich op het auteursrecht en slaafse nabootsing (dus onrechtmatige daad).² Op zich zou het logisch zijn dat het hof eerst vaststelt of de 1460, 2976 (“Chelsea”) en de “Jadon” auteursrechtelijk beschermd zijn en pas daarna of de modellen van Primark inbreuk maken.³ Maar uit praktische overwegingen draait het hof dat in zijn arrest van april 2021 om en constateert dat van inbreuk geen sprake is omdat de totaalindrukken van de modellen voldoende afwijken. Volgens het hof is sprake van een bepaalde stijl die niet te monopoliseren is en nu eenmaal bepaalde punten van overeenstemming met zich brengt. De vraag of de modellen auteursrechtelijk beschermd zijn, laat het hof in het midden.

Dan komt de andere grondslag, slaafse nabootsing, aan bod. Uitgangspunt is de vrijheid van eenieder om producten qua bruikbaarheid te maken zoals hij of zij wenst. Daarbij mag ook van producten van concurrenten worden ‘afgekeken’ en mag je zelfs namaken. Maar nabootsen of namaken wordt onrechtmatig op het moment dat elementen van producten van concurrenten worden overgenomen terwijl er evengoed een andere keuze had kunnen worden gemaakt, zonder afbreuk te doen aan de bruikbaarheid van het product. Bovendien moet door het overnemen van deze elementen van het product van de concurrent verwarring tussen de producten worden veroorzaakt bij de consument. Hoe dat precies uitwerkt, moet van geval tot geval worden beoordeeld.

Voor slaafse nabootsing is dus allereerst vereist dat de desbetreffende modellen een eigen gezicht op de Nederlandse markt hebben. Maar ook hier slaat het hof die stap over door de zaak af te doen op de constatering dat van verwarringsgevaar bij het publiek geen sprake is. Daarbij is volgens het hof post-sale verwarring ook niet aannemelijk gemaakt. Het hof merkt daarbij fijntjes op dat geen marktonderzoek in het geding is gebracht.

Primark probeert zich nog te verweren met het argument dat zij de schoenen als gereed product kant-en-klaar inkoopt en dus niet zelf nabootst. Dat verweer wordt – terecht – verworpen, omdat het aan- en verkopen van een verwarring wekkend product even goed onrechtmatig kan zijn.

Evenals in de eerste instantie trekt Airwair dus aan het kortste eind. Zowel de voorzieningenrechter en het hof bestempelen de zaak voor 75% als IE-rechtelijk zodat voor dat deel een kostenveroordeling volgt op basis van de werkelijke kosten.⁴ Voor de overige 25% volgt veroordeling op basis van het liquidatietarief. Airwair moet in de eerste instantie en in hoger beroep in totaal ruim € 40.000 aftikken aan proceskosten.

Airwair vs. Van Haren – slaafse nabootsing

In een vergelijkbare kortgedingprocedure tegen Van Haren loopt het voor Airwair ook niet goed af.⁵ In eerste aanleg wijst de Voorzieningenrechter in Rotterdam vonnis in januari 2021. In deze procedure is alleen de Dr. Martens 1460-boot onderwerp van geschil.

Zoals we hierboven al hebben gezien, is voor het toewijzen van een vordering gebaseerd op slaafse nabootsing vereist dat het nagemaakte product (in dit geval de 1460-boot), een ‘eigen gezicht’ heeft op de Nederlandse markt. Dit betekent dat het product zich qua uiterlijk onderscheidt van vergelijkbare producten op die markt en wordt herkend door de vormgeving. Bij veel producten is dit verdraaid lastig aan te tonen of in kort geding aannemelijk te maken.

Ook in deze procedure stelt Airwair dat haar Dr. Martens-schoen een eigen gezicht op de markt heeft. Ze onderbouwt dit door te verwijzen naar de vormgeving van de schoen en in het bijzonder het kenmerkende gele stiksel, de tweekleurige zoolrand, de bovenschoen met acht vetergaten en de zwart-gele kleurencombinatie in de hiel-lus. Vastgesteld wordt echter dat Airwair ook verschillende varianten zonder al die kenmerken op de markt heeft gebracht. Airwair voert aan dat de rechter een bepaalde ‘soort schoen’ moet nemen als basis om mee te vergelijken. Daarin is het hof – en dat lijkt mij terecht – niet meegegaan omdat er ook voor indirecte verwarring vergeleken moet worden met totaalindrukken van concrete producten en dat is bij de aangevoerde verschillende varianten en ‘soort schoen’ niet aan de orde. De rechter overweegt voorts dat Airwair ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat haar 1460-boot los van de genoemde kenmerken een eigen gezicht op de markt heeft, ondanks het marktonderzoek dat Airwair in deze procedure wel heeft ingediend.

Subsidiair heeft Airwair aan de rechter gevraagd om de 1460-boot (dus niet het ‘soort schoen’) te vergelijken met een paar specifieke modellen van Van Haren. Daarover oordeelt het hof dat er ook dan geen sprake is van slaafse nabootsing. Naar zijn oordeel zijn niet alle specifieke kenmerken die Airwair naar voren heeft gebracht ter onderbouwing van het eigen gezicht van de schoen, overgenomen in de schoen van Van Haren. Zo heeft de schoen van Van Haren geen geel, maar alleen een zwart stiksel, een volledig zwarte zoolrand en geen zwart-gele combinatie in de hiel-lus. Ook in deze procedure slaat de rechter eigenlijk de eerste stap over, namelijk de vraag naar een eigen gezicht, oftewel een zelfstandige herkenbare plaats, in de markt. De vraag of sprake is van een eigen gezicht in de markt of van verwatering van het eigen gezicht van het ‘oermodel’ (door verschillende varianten op de markt te brengen) blijft buiten beschouwing, omdat gevaar voor verwarring door het hof niet wordt aangenomen. En daarmee is de kous dan af. Daarbij is nog interessant dat het hof laat meewegen – min of meer in een overweging ten overvloede – dat er omstandigheden zijn die verwarringsgevaar nog minder aannemelijk maken, zoals de productbenamingen en de (onbetwiste) stelling van Van Haren dat haar schoenen tot een ander segment behoren.

Ook de poging om de zaak nog te redden door verschillende varianten van de 1460-boot te vergelijken met twee specifieke Van Haren-schoenen levert voor Airwair niet het gewenste resultaat op, ook niet in het kader van post-sale verwarringsgevaar. Hierbij doet Airwair een beroep op het eerder genoemde marktonderzoek, maar – zoals we wel vaker zien – is het hof kritisch over het marktonderzoek. Niet alleen omdat het kennelijk niet specifiek gericht is op de desbetreffende Van Haren modellen, maar ook inhoudelijk.

Het hof bekrachtigt het afwijzende oordeel van de voorzieningenrechter. Qua kostenveroordeling valt het voor Airwair dit keer mee omdat alleen slaafse nabootsing en dus geen IE-recht aan de orde was.

Airwair tegen Van Haren – vormmerk en positiemerk

Meer succes heeft Airwair in een vonnis in een ander kort geding, ditmaal bij de Voorzieningenrechter in Den Haag, ook tegen Van Haren.⁶ In die zaak is vonnis gewezen in februari 2021. Het gaat ditmaal alleen om inbreuk op de Dr. Martens 1460-boot en alleen om inbreuk op een vormmerk en een positiemerk. Een van de onderscheidende kenmerken van deze schoen is het gele stiksel dat op zichtbare en contrasterende wijze op de rand tussen de schoenzool en het bovenleer van de schoen is aangebracht. Dat was gedeponeerd als vormmerk en ook als positiemerk. Bij een positiemerk wordt het kenmerkende onderscheidingsteken op een bepaalde positie van een product aangebracht. Denk bijvoorbeeld aan de rode zool onder damesschoenen van het merk Louboutin.

De voorzieningenrechter beoordeelt eerst de kans dat de merken de kennelijk door Van Haren geïnitieerde nietigheidsprocedure niet zouden overleven. Voor zover de merken niet reeds ten tijde van de inschrijving als Beneluxmerk onderscheidend vermogen hadden, hebben ze dat naar zijn oordeel in ieder geval verkregen door inburgering.⁷ De rechter gaat dan ook uit van de geldigheid van de merken.

Vervolgens concludeert de rechter dat het gebruiken van een soortgelijk stiksel tot verwarring en post sale verwarring bij het publiek kan leiden. Het publiek, volgens beide partijen de consument tussen 18 en 55 jaar, ziet merk en teken immers niet naast elkaar en zal niet buitengewoon oplettend zijn. Dat post sale publiek ziet, aldus de rechter, dat de veterboots gedragen worden door anderen en ziet op die schoenen een grof stiksel op de zwarte ‘welt’ rondom de zool, dat een kleur heeft dat tegen het gele kleurspectrum aan ligt. Het gevaar bestaat dan dat het publiek niet alleen zal menen dat de inbreukmakende schoenen van Airwair afkomstig zijn, maar ook dat het publiek de inbreukmakende schoenen verwart met de veterlaarzen die Airwair verkoopt. Aldus is er volgens de rechter sprake van inbreuk op het Benelux positiemerk.

Deze slag is dus voor Airwair. Van Haren is veroordeeld tot staking van verkoop van haar modellen 5th Avenue Boot VII en Cupcake Couture Boots II, III. Ten aanzien van een aantal andere modellen vindt de rechter de overeenstemming en daarmee het verwarringsgevaar onvoldoende. Als grotendeels in het ongelijk gestelde partij is Van Haren veroordeeld in de kosten van circa € 26.000 op de voet van artikel 1019h Rv.

Naar verluidt, is hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

Slot

Deze procedures laten zien hoe moeilijk – maar niet onmogelijk – het kan zijn om iets te doen tegen producten die te dichtbij “het origineel” komen. Voor rechters vaak lastige zaken waarin een forse dosis subjectiviteit onvermijdelijk is.