Veel samenwerkingen beginnen met een NDA. Wij leggen uit waarom een NDA belangrijk is, wat je erin opneemt en hoe je omgaat met de looptijd.
Als (bedrijfs)jurist krijg je er vroeg of laat mee te maken: geheimhoudingsovereenkomsten oftewel Non-Disclosure Agreements (NDA’s). Dat zijn contracten die tot doel hebben het gebruik van vertrouwelijke informatie te beperken en openbaarmaking daarvan aan derden te voorkomen. Het belang kan erg groot zijn, vooral bij innovatieve bedrijven die bedrijfsgeheimen willen gaan delen met anderen. Dat heeft ook een sterke relatie met bescherming van intellectuele eigendom. Waarop moet je letten bij een goede NDA?
Het belang van een goed doordachte en op de specifieke situatie toegesneden geheimhoudingsovereenkomst moet niet worden onderschat. Vooral geldt dat voor R&D en innovatie maar ook meer in het algemeen voor partijen die van plan zijn te gaan samenwerken. Een aparte NDA wordt in veel gevallen getekend in een voorfase van de totstandkoming van zo’n samenwerking. Een verplichting tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie zal in de uiteindelijke overeenkomst in de meeste gevallen ook worden opgenomen.
Delen van informatie zonder een goede schriftelijke NDA kan grote gevolgen hebben voor de IP-positie van de partij die de informatie deelt. Dat kan de mogelijkheid van een octrooi in gevaar brengen. Octrooi vereist immers nieuwheid. Die nieuwheid bestaat niet (meer) als de informatie openbaar gemaakt is. Als de informatie in de openbaarheid is gekomen zonder schending van geheimhoudingsverplichtingen, kun je fluiten naar een octrooi. De Octrooiwet kent echter een uitzondering: als de ontvanger verplicht was tot geheimhouding én die verplichting heeft geschonden.1 Eenzelfde regel geldt voor bepaalde andere intellectueel eigendom; denk aan kwekersrecht2 en modelrecht3 die allebei ook nieuwheid vereisen. Voor al die beschermingsregimes moet dan wel sprake zijn van werkelijk ‘misbruik’ en dat is niet snel het geval. Bovendien moet aantoonbaar getracht zijn om de naleving van de geheimhouding af te dwingen.
De invoering van de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (Wbb) heeft het belang van goede NDA’s nog eens vergroot. Deze wet eist immers redelijke maatregelen om te zorgen dat de bedrijfsgeheimen ook daadwerkelijk geheim blijven. Onder die maatregelen vallen ook contractuele waarborgen van geheimhouding. Als je daaraan niet voldoet, kan het knap lastig worden om te vertrouwen op bescherming onder de Wbb.
De geheimhoudingsovereenkomst is vormvrij en kan dus ook mondeling worden aangegaan.
Het kan zelfs zo zijn dat de een inherente of impliciete verplichting tot geheimhouding voortvloeit uit de omstandigheden of de houding van partijen. Maar een mondelinge overeenkomst of impliciete/inherente verplichting tot geheimhouding biedt juridisch een wankele basis als een van de partijen de afspraak of impliciete geheimhoudingsverplichting schendt.
Van belang is om vast te stellen of het een eenzijdige of tweezijdige, wederkerige verplichting moet zijn. In de meeste gevallen gaan beide partijen informatie delen en moeten zij beide gebonden zijn aan geheimhouding. Krijgen beide partijen toegang tot vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen of zij willen gaan samenwerken, dan ligt een wederkerige overeenkomst voor de hand. In tegenstelling tot een eenzijdige onthulling van een idee of concept aan een potentiële investeerder. In dat geval zal een eenzijdige verklaring van de ontvanger gericht aan degene die de informatie wil gaan onthullen, in principe voldoende zijn.
Het doel van een NDA is om een situatie en relatie te creëren waarin vertrouwelijke informatie kan worden gedeeld. In ieder geval zal daartoe moeten worden vastgelegd wat het doel is van het delen van de vertrouwelijke informatie. Als het gaat om (mogelijk) octrooieerbare informatie en de mogelijkheid van een octrooiaanvraag open moet blijven, is het raadzaam om dat nadrukkelijk te vermelden in de NDA of wellicht in de overwegingen.
Een ander heikel punt in NDA’s is de definitie van “vertrouwelijke informatie”. Zeker sinds de invoering van de Wbb zou allereerst een onderscheid gemaakt moeten worden tussen “gewone” vertrouwelijke informatie en “trade secrets”. ‘Trade secrets’ verdienen doorgaans een aanzienlijk zorgvuldiger “bescherming” dan gewone informatie. Overigens kan dat anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens: dat zijn weliswaar geen ‘trade secrets’ maar die zullen ook niet zomaar gedeeld mogen worden met Jan en alleman.4
Vervolgens valt te overwegen om de NDA te beperken tot informatie die als zodanig is gemarkeerd. Maar dat is niet zonder risico omdat dat markeren vergeten kan worden. En wat doe je dan bijvoorbeeld met mondeling gedeelde informatie? Daarvoor zie je nogal eens dat die alleen vertrouwelijk is als die informatie schriftelijk wordt bevestigd. Dat kan een oplossing zijn maar die bevestiging zal in de praktijk vaak niet worden gestuurd. Doorgaans lijkt het dan ook verstandig om in principe alle gedeelde informatie onder de NDA te laten vallen. Of afspreken dat behalve de als vertrouwelijk gemarkeerde informatie, ook informatie vertrouwelijk is, als de ontvanger op het moment van ontvangst wist of behoorde te weten dat die gegevens vertrouwelijk waren.
Van belang is om te bepalen wat in redelijkheid onder de uitzonderingen valt. Te denken valt daarbij aan informatie die de ontvanger al had of uit andere bron rechtmatig heeft verkregen. Daarbij ligt het doorgaans voor de hand dat de ontvanger de bewijslast draagt.
Als de geheimhouding iets specifieks betreft, bijvoorbeeld een idee, ontwerp, methode, concept, recept of algoritme, dan wil je dat eigenlijk wel graag beschrijven maar niet direct in de NDA zetten. Dan zou je het immers direct onthullen. Een oplossing is dan om het voorwerp van de NDA te beschrijven en de beschrijving deponeren in i-Depot bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (www.boip.int). In i-Depot kan alles worden vastgelegd, zelfs de broncode van software, grafische interface van apps en games, muziek, televisieformats, foto’s, scripts etc.. Het i-Depot creëert geen intellectueel eigendomsrecht en dient slechts als bewijs van het bestaan van het idee en de beschrijving daarvan. In de NDA kan daarnaar dan worden verwezen, waardoor wel aantoonbaar is wat de NDA betreft zonder het direct prijs te geven.
In een NDA moet worden vastgelegd met wie de informatie gedeeld mag worden. Dat kun je beperken, bijvoorbeeld door af te spreken dat alleen medewerkers van de ontvanger op basis van “need to know” toegang mogen krijgen en bovendien onder de voorwaarde dat zij vooraf een minstens even strenge geheimhoudingsverplichting zijn aangegaan. Vaak wordt toegestaan dat ook adviseurs of andere specifiek te benoemen externe partijen toegang mogen hebben. Verbind daaraan dan ook de strikte voorwaarde dat ook zij vooraf een minstens even strenge geheimhoudingsverplichting zijn aangegaan.
Een van de ‘hot topics’ is de omvang van aansprakelijkheid voor eventuele schade. Schending van de geheimhouding kan tot grote en onomkeerbare schade leiden, zeker als het gaat om het openbaar maken van ‘trade secrets’. De schade is dan vaak letterlijk niet te overzien, bijvoorbeeld omdat de nieuwheid en daarmee de octrooieerbaarheid om zeep geholpen wordt, of de concurrentie de beschikking krijgt over cruciale informatie. Afhankelijk van het soort confidentiële informatie kunnen verdergaande consequenties worden opgenomen, zoals een vooraf gefixeerde schadevergoeding.
Het kan verstandig zijn om vast te leggen dat de ontvangende partij zelf ook aansprakelijk is voor schending van de vertrouwelijkheid door derden die de informatie hebben verkregen van de ontvangende partij bij de NDA.
De NDA kan een bepaling bevatten die uitdrukkelijk bepaalt dat er geen IE wordt overgedragen of licentie wordt verleend. Ook kan worden toegevoegd dat de ontvanger geen IE-rechten op de ontvangen informatie zal aanvragen of daarop aanspraak zal maken.
Boetebedingen zijn niet erg populair. Veel bedrijven weigeren principieel enige boete te accepteren. In zeker zin is dat merkwaardig omdat je de verbeurte van een boete zelf in de hand hebt. Als je je houdt aan de overeenkomst, verbeur je geen boete. De dreiging van een boete zal meer gewicht geven aan de NDA.
In een boetebepaling zal nadrukkelijk moeten worden bepaald dat de boete eventuele aanspraken op schadevergoeding niet aantast. Op grond van artikel 6:92 lid 2 BW treedt een contractuele boete immers in de plaats van de schadevergoeding op grond van de wet, tenzij anders overeengekomen.
De looptijd van de NDA hangt in principe af van de periode waarin de vertrouwelijke informatie wordt gedeeld. Dat kan bijvoorbeeld de onderhandelingsperiode over mogelijke samenwerking zijn. Bij een voortdurende relatie zijn NDA’s vaak onbeperkt geldig.
De NDA zal echter ook na afloop of beëindiging zijn effect moeten houden. Informatie die gedeeld is gedurende de looptijd van de NDA moet doorgaans immers ook na het einde van de looptijd geheim blijven. Zeker ook in deze tijd waarin (technologische) ontwikkelingen razendsnel gaan, is het vaak lastig om te bepalen hoe lang een NDA moet duren, maar vooral hoe lang na beëindiging de onder de NDA gedeelde informatie dan nog geheim gehouden moet worden. Zonder na te denken wordt een NDA nogal eens sterk beperkt in tijd, bijvoorbeeld enkele jaren plus drie tot vijf jaar na het einde van de looptijd van de NDA. Dat kan veel te kort zijn. Vooral de beperking in tijd ná het einde van de NDA ligt niet altijd voor de hand.
Het is niet onlogisch om de geheimhoudingsverplichting afhankelijk te stellen van het soort informatie: bij vluchtige en minder cruciale informatie zou de verplichting tot geheimhouding na het einde van de NDA nog voor beperkte tijd kunnen voortduren. Voor ‘trade secrets’ ligt het voor de hand om de duur helemaal niet in tijd te beperken. Hiervoor is een goede ‘survival’-bepaling natuurlijk wel cruciaal.
Bij NDA’s is de rechtskeuze en forumkeuze nogal eens een hete aardappel. Dit is niet zonder reden. Partijen zullen het liefst hun eigen recht willen toepassen en terecht kunnen bij de rechter van hun eigen land. Als partijen daar niet uitkomen, kan dat leiden tot keuze voor het recht van een ‘neutraal’ land, zoals Zwitserland. Qua rechtspleging biedt arbitrage vaak uitkomst, bijvoorbeeld WIPO, vooral ook in verband met de vertrouwelijkheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van de arbitrale uitspraken onder het Verdrag van New York.5 En dan kan nog iets worden bepaald over de plaats waar de procedure zal plaatsvinden (bijv. in het land van de gedaagde partij).
Belangrijke punten van aandacht en tegelijkertijd vaak voorkomende punten van discussie zijn dus:
Wees kritisch en creatief bij het opstellen en beoordelen van een NDA zodat deze stand houdt als het erop aankomt. En ‘last but not least’: pas (ook) bij deze contracten op voor verborgen mededingingsbeperkingen die in het licht van Europees of nationaal mededingingsrecht een probleem zouden kunnen vormen.
Noten
Veel bedrijven kiezen ervoor om een familienaam als handelsnaam te voeren. Een familienaam voelt immers al snel vertrouwd (ons kantoor heeft die keuze ook gemaakt). Maar pas op: oudere handelsnamen of merken kunnen aan het gebruik van een familienaam in de weg staan. Even ter inleiding. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt […]
Veel bedrijven kiezen ervoor om een familienaam als handelsnaam te voeren. Een familienaam voelt immers al snel vertrouwd (ons kantoor heeft die keuze ook gemaakt). Maar pas op: oudere handelsnamen of merken kunnen aan het gebruik van een familienaam in de weg staan. Even ter inleiding. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt […]
In 2023 oordeelde het Hof van Justitie dat een inbreuk op de AVG niet automatisch recht geeft op een schadevergoeding. In deze blog behandelen wij de Nederlandse rechtspraak omtrent het recht op immateriële schadevergoeding vanwege het lekken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
In 2023 oordeelde het Hof van Justitie dat een inbreuk op de AVG niet automatisch recht geeft op een schadevergoeding. In deze blog behandelen wij de Nederlandse rechtspraak omtrent het recht op immateriële schadevergoeding vanwege het lekken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
