In dit stuk besteden wij aandacht aan enkele interessante zaken uit 2019 over beschrijvende merken, onderscheidende elementen en het normaal gebruik.
Grupo Bimbo/BOIP1
In deze kwestie had het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) een depot van het woordmerk THINS door Grupo Bimbo gedeeltelijk geweigerd. Het merk was gedeponeerd voor verschillende voedingswaren. Het BBIE weigerde dit woordmerk om de volgende reden:
“Het teken THINS bestaat uitsluitend uit de voormelde aanduiding die het Bureau beschouwt als een courante aanduiding in de voedingssector en inzonderheid voor de crackers, broodjes, koekjes, hartige koekjes en chips; om een dunne (fijne) variant van het product te beschrijven. Het Bureau meent dat het betrokken publiek voor de waren in kwestie deze bewoording niet opvat als een aanduiding van herkomst in de zin van het merkenrecht, maar louter als een beschrijvende aanduiding waarmee op een kenmerk van de waren kan worden gewezen”.
Merken mogen niet beschrijvend zijn, omdat zulke merken vrij beschikbaar moeten blijven zodat anderen die tekens en benamingen kunnen gebruiken om dezelfde kenmerken van hun eigen waren te beschrijven. Het Benelux Gerechtshof benadrukt dat ondanks dat het woord THINS Engels is en Engels geen officiële taal is in de Benelux, het betrokken volk in de betrokken landen voldoende notie van de taal heeft om te begrijpen dat het woord THINS het kenmerk “dun” aangeeft. Een woordmerk dat kenmerken van waren of diensten beschrijft2, mist daardoor noodzakelijkerwijs elk onderscheidend vermogen voor deze waren. Op grond hiervan blijft de weigering van het Bureau in stand.
Dus: ook een Engels beschrijvend woord kan in andere taalgebieden beschrijvend zijn en daarmee ongeldig als merk.
Sportsdirect/Nethys3
In de zaak was de vraag aan de orde of er sprake was van verwarringsgevaar. Het betrof een door Sportsdirect ingestelde oppositieprocedure tegen het door Nethys gedeponeerde merk SPORT WORLD. In haar verzoekschrift stelde Sportsdirect ter onderbouwing van haar oppositie dat het teken overeenstemde met haar oudere merk SPORTS WORLD voor diensten soortgelijk aan de diensten waarvoor haar oudere merk was ingeschreven en dat daardoor bij het publiek gevaar voor verwarring zou bestaan.
Om te kunnen bepalen of er sprake is van gelijke waren en/of diensten en van verwarringsgevaar, dient te worden uitgegaan van de perceptie van het relevante publiek. Het relevante publiek is de gemiddeld geïnformeerde en omzichtige, gewone consument van de betrokken waren en/of diensten. Daarnaast moet worden gekeken naar de totaalindruk die wordt opgeroepen.
Het Benelux Gerechtshof betrekt bij zijn beoordeling dat het nieuwe teken niet alleen bestaat uit SPORT WORLD, maar dat er voor het woord ook nog de letters VOO in fuchsia-roze staan vermeld. Daarnaast is het woord WORLD in een blauw kader geplaatst. Het Benelux Gerechtshof is van oordeel dat de woorden SPORT en WORLD geen onderscheidend vermogen hebben maar dat toch alle drie de bestanddelen van het teken meegenomen moeten worden in de beoordeling. Desalniettemin zijn de woorden SPORT en WORLD volgens het Benelux Gerechtshof maar in geringe mate bepalend voor de totaalindruk.
Het oude merk bestaat ook uit meer dan alleen de woorden SPORTS en WORLD. Tussen deze woorden is in het groot een voetbal geplaatst en onder deze woorden staat in het zwart “international”. Voor de totaalindruk is ook van belang dat het woord SPORTS in het rood weergegeven wordt en het woord WORLD in het blauw.
Op basis hiervan oordeelt het Benelux Gerechtshof dat het de overeenstemming tussen het teken en het oudere merk slechts gelegen is in de niet onderscheidende elementen SPORT(S) en WORLD, die het totaalbeeld van het teken en het merk slechts in zeer geringe mate bepalen. Daar de overige elementen van het teken afwijken van de overige elementen van het oudere merk, verschilt naar het oordeel van het Benelux Gerechtshof de algemene indruk van het teken zodanig van de algemene indruk van het oudere merk, dat geen sprake is van direct of indirect verwarringsgevaar. Zelfs voor zover het teken is gedeponeerd voor soortgelijke diensten als waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
Dit lijkt ons een juist oordeel. En het illustreert goed wat bepalend is voor een sterk merk.
Les uit deze zaak: vertrouw niet teveel op bescherming van beschrijvende termen, ook niet in een gecombineerd woord-/beeldmerk.
Viridis Pharmaceutical/EUIPO4
Viridis heeft op 30 september 2003 het merk BOSWELAN gedeponeerd voor de waren en diensten “farmaceutische en gezondheidsproducten”. Zesenhalf jaar later heeft Hecht-Pharma een vordering tot vervallenverklaring wegens het ontbreken van normaal gebruik ingediend, overeenkomstig artikel 58 lid 1 sub a Uniemerkenverordening. Artikel 51 lid 1 sub a Uniemerkenverordening bepaalt dat de rechten van de houder van een merk vervallen kunnen worden verklaard wanneer een merk in de afgebroken tijd van vijf jaar ‘niet normaal is gebruikt’, tenzij daarvoor een geldige reden is. Het gebruik van het merk moet betrekking hebben op waren of diensten die reeds op de markt zijn gebracht of die op ieder moment op de markt kunnen worden gebracht, waarbij de onderneming dit voorbereidt met het oog op het winnen van klanten, met name in het kader van reclamecampagnes.5 Viridis voerde aan dat zij voorbereidende handelingen had verricht, het klinisch onderzoek uitvoerde en nog wachtte op een vergunning om het in de handel te kunnen brengen.
Het HvJ EU oordeelde dat het gebruik van het teken in het kader van klinisch onderzoek dient te worden gekwalificeerd als intern gebruik binnen de betrokken onderneming. Dit is echter géén normaal gebruik in de markt.
Viridis voerde verder aan dat klinisch onderzoek een geldige reden is voor het niet-gebruik van een merk. Het HvJ EU ging hierin ook niet mee. Volgens het HvJ EU had Viridis zelf het merk al zo vroeg ingeschreven terwijl zij nog helemaal niet wist wanneer het desbetreffende product in de handel had kunnen worden gebracht. Volgens het HvJ EU kunnen alleen belemmeringen die voldoende rechtstreeks verband houden met een merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen, worden beschouwd als ‘geldige redenen’ voor het niet gebruiken van dit merk. Het HvJ EU heeft het merk BOSWELAN dan ook vervallen verklaard.
Dat wordt in de Benelux nog eens versterkt door de simpele wijze waarop het verval van een Benelux-merk kan worden ingeroepen, namelijk met een relatief eenvoudige verklaring. De merkhouder moet dan aantonen dat wel sprake is geweest van instandhoudend normaal gebruik. In de praktijk is dit een krachtig middel om te voorkomen dat iemand een merk bezet houdt zonder er iets mee te doen.
Les uit deze zaak: niet normaal gebruik kan dodelijk zijn voor een merk.
Supermac’s/McDonalds (merk BIG MAC)6
In deze zaak oordeelde het EUIPO dat McDonalds het normaal gebruik van het merk BIG MAC niet had aangetoond. McDonalds heeft onvoldoende bewijs geleverd dat zij in de periode 2012-2017 producten onder de naam BIG Mac had verkocht. Uit het bewijsmateriaal kon de mate van gebruik van de naam niet worden afgeleid. Getuigenverklaringen vond het EUIPO onvoldoende en ook de enkele presentatie op een website, in brochures en op verpakkingsmateriaal vond het Bureau onvoldoende. Wikipedia is onvoldoende als bewijs want kan eenvoudig en door iedereen worden aangepast. Onafhankelijk bewijs ontbrak.
Op zijn minst opmerkelijk dat zo’n bekend merk toch sneuvelt. Niet onverwacht: er is beroep ingesteld bij het Gerecht.
Supermac’s/McDonalds (merk Mc)7
In deze zaak ging het om het gebruik van het woordmerk “Mc”. Dit merk werd gebruikt ter aanduiding van haar producten en werd geplaatst vóór het product, zoals bij de McFlurry of McMuffin. Ook in deze zaak heeft McDonalds geprobeerd om het normaal gebruik te bewijzen door middel van het overleggen van screenprints van haar websites in diverse landen, marketing documenten, getuigenverklaringen en enquêtes. Maar het mocht niet baten.
Ook hier oordeelde het EUIPO dat niet voldoende was aangetoond in welke mate het merk commercieel daadwerkelijk werd gebruikt. Daarnaast oordeelde het EUIPO dat het merk niet als merk werd gebruikt maar meer als voorzetsel in combinatie met andere woorden. En de aanduiding “Mc” in combinatie met beschrijvende woorden zoals de McMuffin of de McToast is volgens het EUIPO nog steeds beschrijvend. Volgens het EUIPO had McDonalds het gebruik van haar Mc-merk slechts voor sommige waren hard gemaakt. Het merk werd voor de overige waren en diensten vervallen verklaard.
Les uit de beide McDonalds-zaken is vooral dat de deposant van een merk moet zorgen voor een goed dossier met stevig bewijs van gebruik. Wij kunnen ons goed voorstellen dat beter huiswerk met sterker bewijs in beide McDonalds-zaken in hoger beroep tot een ander resultaat zal leiden.
Dit artikel is eerder verschenen in Juridisch up to Date.
Voetnoten:
Veel bedrijven kiezen ervoor om een familienaam als handelsnaam te voeren. Een familienaam voelt immers al snel vertrouwd (ons kantoor heeft die keuze ook gemaakt). Maar pas op: oudere handelsnamen of merken kunnen aan het gebruik van een familienaam in de weg staan. Even ter inleiding. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt […]
Veel bedrijven kiezen ervoor om een familienaam als handelsnaam te voeren. Een familienaam voelt immers al snel vertrouwd (ons kantoor heeft die keuze ook gemaakt). Maar pas op: oudere handelsnamen of merken kunnen aan het gebruik van een familienaam in de weg staan. Even ter inleiding. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt […]
In 2023 oordeelde het Hof van Justitie dat een inbreuk op de AVG niet automatisch recht geeft op een schadevergoeding. In deze blog behandelen wij de Nederlandse rechtspraak omtrent het recht op immateriële schadevergoeding vanwege het lekken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
In 2023 oordeelde het Hof van Justitie dat een inbreuk op de AVG niet automatisch recht geeft op een schadevergoeding. In deze blog behandelen wij de Nederlandse rechtspraak omtrent het recht op immateriële schadevergoeding vanwege het lekken van bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
