Handelsnaam en merk: beschrijvend maar toch beschermd?

Regelmatig doen zich zaken voor over beschrijvende handelsnamen of merken. En meestal hangt daar dan ook een domeinnaam aan.

Het resultaat is een verzameling casuïstische en grillige jurisprudentie.

Handelsnaam

Een handelsnaam is een benaming die wordt gevoerd om de onderneming van de een te onderscheiden van de onderneming van de ander. Door het enkele gebruik ontstaat het handelsnaamrecht. Een handelsnaam mag ook beschrijvend zijn. Maar in de jurisprudentie is wel paal en perk gesteld aan de bescherming van louter beschrijvende handelsnamen.

Het handelsnaamrecht biedt een relatief verbodsrecht. Dat wil zeggen dat de eerste gebruiker van de handelsnaam op grond van artikel 5 Handelsnaamwet (Hnw) in principe kan optreden tegen het voeren van dezelfde of een overeenstemmende handelsnaam door een andere onderneming. Maar alleen als het publiek daardoor de ondernemingen met elkaar kan verwarren.1

Verwarringsgevaar

Er is sprake van verwarringsgevaar als het waarschijnlijk is dat de doelgroep zal denken dat een product of dienst afkomstig is van de ene onderneming, terwijl deze in feite afkomstig is van de andere onderneming of dat er een economische of juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen.

Bij het vaststellen van verwarringsgevaar kunnen veel factoren een rol spelen zoals locatie, afstand en producten of diensten die de ondernemingen aanbieden. Als de ene onderneming noten verkoopt en de andere een kapperszaak runt onder dezelfde handelsnaam, zal het gevaar voor verwarring kleiner zijn dan wanneer zij allebei noten verkopen. Ook de plaats van vestiging kan een rol spelen, want hoe groter de afstand tussen twee ondernemingen, hoe kleiner het gevaar op verwarring. Zo zal notenbar Janssen in Groningen niet snel kunnen optreden tegen notenbar Janssen in Maastricht.

Op internet wordt deze scheidslijn overigens wel steeds dunner en kan er sneller sprake zijn van inbreuk op oudere handelsnaamrechten. Dus als de genoemde notenbars online gaan, zou verwarringsgevaar toch in beeld kunnen komen.

Domeinnaam

Tegenwoordig wordt een handelsnaam doorgaans tevens als internet domeinnaam geregistreerd. Het enkele gebruik van een aanduiding als domeinnaam of onderdeel van een domeinnaam betekent nog niet dat de onderneming die aanduiding ook voert als handelsnaam. Bepalend is of de onderneming werkelijk (ook) onder die naam gedreven wordt.

Merk

Een merk daarentegen dient ter onderscheiding van waren of diensten van de een ten opzichte van de waren of diensten van een ander. En dan gaat het globaal om gebruik van dat onderscheidingsteken voor aanduiding van de herkomst van de waren of diensten, bescherming van het kwaliteitsimago en reputatie, bescherming tegen verwatering en free-riding en/of communicatie en reclame. Om te kwalificeren als merk moet het merk onderscheidend en niet beschrijvend zijn.

Wat houdt het merkrecht in?

De basis voor optreden op grond van merkrechten in Nederland kan plaatsvinden op grond van een Benelux merkinschrijving op grond van artikel 2.20 Benelux Verdrag inzake Intellectuele Eigendom of een ‘Uniemerk’ op grond van artikel 9 lid 2 van de Uniemerken Verordening 2017 (UMVo 2017).

Op basis van die artikelen verschaft het merkrecht de houder exclusieve rechten om zich te verzetten tegen:

  • namaak/piraterij: gebruik van een teken dat identiek is aan het merk voor dezelfde producten of diensten;
  • gebruik van een overeenstemmend teken voor soortgelijke producten of diensten waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan;
  • gebruik van een teken: dat gelijk is aan of overeenstemt met een bekend merk, voor soortgelijke of niet-soortgelijke producten of diensten, zonder geldige reden, mits dat kan leiden tot ongerechtvaardigd voordeel of gevaar voor afbreuk aan de reputatie of onderscheidend vermogen van het bekende merk.

Het verwarringsgevaar dient globaal te worden beoordeeld volgens de indruk die de tekens bij de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten achterlaten. Daarbij moeten alle relevante omstandigheden van het geval worden meegewogen, waaronder de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken, de soortgelijkheid van waren of diensten die onder het merk en het teken worden aangeboden, en de onderscheidende kracht van het merk. De vraag of sprake is van overeenstemming tussen een merk en een teken wordt globaal beoordeeld aan de hand van de totaalindruk die het merk en teken bij het in aanmerking komende publiek achterlaten gelet op de auditieve, begripsmatige en/of visuele overeenstemming tussen het merk en teken.

Artikel 9 lid 2 aanhef en onder c UMVo 2017 biedt – verkort weergegeven – aanvullende bescherming aan bekende merken. Het merk wordt geacht een in de Unie bekend merk te zijn in de zin van dit artikellid wanneer het een zekere mate van vertrouwdheid bij het relevante publiek geniet. De vereiste mate van bekendheid kan worden geacht te zijn bereikt wanneer het Uniemerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. Bij het onderzoek of aan deze voorwaarde wordt voldaan, moeten alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking worden genomen, zoals, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik ervan, en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven.

Tenslotte kan de merkhouder zich in de Benelux ook nog verzetten tegen “ander gebruik” dan voor producten of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, waardoor toch ongerechtvaardigd voordeel of gevaar voor afbreuk en reputatie of onderscheidend vermogen van het merk wordt teweeggebracht.

Positie van beschrijvende woorden in handelsnaam en merk

De rechtspraak in handelsnaamzaken is grillig. Recent oordeelde de Voorzieningenrechter dat de handelsnaam Vakantie Makelaar – voor makelaarsactiviteiten met een specifieke focus op vakantie en recreatie onroerend goed – wel enig onderscheidend vermogen toekomt. Daarom wees de rechter de vorderingen gebaseerd op de Handelsnaamwet toe.2 Terecht merkte de rechter in die zaak op dat de Handelsnaamwet strikt genomen niet de eis stelt van onderscheidend vermogen.

Louter beschrijvende handelsnamen

Alleen in geval van louter beschrijvende aanduidingen zal er alleen dan sprake zijn van strijd met artikel 5 Hnw als er bijkomende omstandigheden zijn die een verbod op grond van art. 5 Hnw rechtvaardigen. Dit bijkomende criterium is door de rechtspraak toegevoegd in het kader van een redelijke toepassing van artikel 5 Hnw.3

Een mooi voorbeeld van botsende merken en handelsnamen deed zich voor in de zaak tussen merk- en handelsnaamrechten van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en de Nederlandse Fotovakschool-opleiding (NFo).4 AHK eiste staking van het gebruik van Dutch Filmers Academy door NFo. Daarvoor beriep AHK zich op haar merk- en handelsnaamrechten.

AHK bestaat al sinds 1958 en runt o.a. de Breitner Academie (beeldende kunst), de Academie voor Bouwkunst (architectuur), de Reinwardt Academie (cultureel erfgoed), de Academie voor Theater en Dans, het Conservatorium en de Nederlandse Filmacademie.

AHK is houder en aanvrager van Uniewoordmerken Nederlandse Filmacademie en Netherlands Film Academy en voert die namen ook als handelsnamen.5 NFo is opgericht in 1940 en is een particulier opleidingsinstituut voor beroepsfotografie. Vanaf 2015 gebruikt NFo voor MBO- en HBO-opleidingen de handelsnaam Dutch Filmers Academy.

Voor zover hier relevant hebben de merken en handelsnamen van AHK volgens de rechter een beperkte beschermingsomvang. De handelsnamen van AHK Nederlandse Filmacademie en Netherlands Film Academy zijn immers in belangrijke mate beschrijvend. Dat betekent niet dat ze helemaal niet beschermd zijn, maar wel dat ze een beperkte beschermingsomvang hebben. De rechtbank meent verder dat er maar een beperkte mate van overeenstemming is tussen de handelsnamen/merken van AHK en Dutch Filmers Academy en die overeenstemming is bovendien met name begripsmatig. Gezien de beperkte beschermingsomvang en de beperkte overeenstemming vindt de rechtbank dat NFo met haar handelsnaam voldoende afstand heeft genomen van de handelsnamen/merken van AHK om verwarring te voorkomen.

Naar mijn mening verliest de rechtbank daarbij uit het oog dat handelsnaamrechtelijk in beginsel slechts verwarringsgevaar vereist is. Voor een toetsing aan bijkomende omstandigheden is geen plaats nu de aanduidingen volgens de rechtbank niet louter beschrijvend zijn. Kennelijk waren partijen het erover eens dat de aard van de opleidingen en de doelgroep verschillend is. AHK biedt kunstonderwijs aan, terwijl de opleidingen aan NFo vakonderwijs betreffen, gericht op toegepaste film. De doelgroep van beide partijen, en daarmee het relevante publiek, is verschillend. Dat doet af aan het verwarringsgevaar “voor zover dat al aanwezig zou zijn” zoals de rechtbank meent. Ik zou menen dat de betrokken handelsnamen als geheel beschouwd, wel degelijk verwarrend kunnen zijn. Beide organisaties bieden immers opleidingen aan op het gebied van film. De iets andere focus zou naar mijn mening niet de doorslag mogen geven.

Merkenrechtelijk komt de rechtbank tot eenzelfde conclusie. Ook merkenrechtelijk geen verwarring.

AHK heeft ook nog aangevoerd dat de drie AHK-Uniemerken bekende merken zijn als bedoeld in het genoemde artikel. Maar dat wordt afgewezen omdat AHK kennelijk heeft nagelaten om de concrete feiten en omstandigheden te stellen die daartoe zouden moeten leiden.

Deze zaak laat zien dat de beoordeling van IE-zaken in belangrijke mate subjectief is. IE-zaken zijn sowieso vaak moeilijk voorspelbaar. Maar niet optreden is in de meeste gevallen geen optie.

Noten

  1. Daarnaast kan een merkhouder op grond van artikel 5a Hnw optreden tegen het gebruik van zijn ingeschreven merk in een handelsnaam of een daarmee overeenstemmende aanduiding. Voorwaarde is dat daardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de waren of diensten te duchten is.
  2. Vzr. Rechtbank Noord-Holland 8 maart 2018, IEF 17550 (Vakantie Makelaar); zie ook bijv. Ktr. Rechtbank Noord-Holland 3 augustus 2017, IEF 17039; ECLI:NL:RBNHO:2017:6596 (Het Werkstation vs. Werkstation).
  3. Hof Den Haag 19 september 2017, IEF 17114; ECLI:NL:GHDHA:2017:2622 (Parfumswinkel vs Parfumswebwinkel) en HR 11 december 2015, IEF 15523; ECLI:NL:HR:2015:3554 (Artiestenverloning vs. Prae Artiestenverloning) en bijv. Vzr. Rechtbank Noord-Holland 8 december 2017, IEF 17359; ECLI:NL:RBNNE:2017:4802 (webcamsex vs. webcam-sex).
  4. Rechtbank Den Haag 25 april 2018, IEF 17653; ECLI:NL:RBDHA:2018:6108 (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten tegen Nederlandse Fotovakschool-opleiding).
  5. Pikant detail is dat de rechter korte metten maakte met de handelsnaam Dutch Film Academy. Die aanduiding wordt volgens de rechtbank helemaal niet gevoerd maar is een verbastering die door buitenlandse studenten wordt gegeven aan “Netherlands Film Academy”).

Deze bijdrage van de hand van Ernst-Jan Louwers is eerder verschenen in het gedrukte en online juridische vakblad Juridisch up to Date – onderdeel van Rendement Uitgeverij B.V.

Door het gebruik van de website, accepteer je automatisch de cookies. meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close