Afgelopen jaar leverde weer een baaierd aan interessante uitspraken op over de geldigheid van merken en merkdepots. In dit stuk gaan wij in op het onderscheidend vermogen van merken en kleur- en vormmerken. Het kan nogal uitmaken of je een merk als beeldmerk, kleurmerk of als patroon deponeert.

(On)geldig merk: onderscheidend vermogen?

Hartwall-zaak

In deze zaak heeft Hartwall het kleurmerk (en dus geen beeldmerk) gedeponeerd met de kleuren grijs en blauw voor mineraalwater bij het Finse nationale bureau voor de intellectuele eigendom.

Het Finse nationale bureau heeft de merkaanvraag afgewezen wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Op vragen van de Finse rechter heeft het EU Hof van Justitie (hierna verder genoemd: “HvJ EU”) zich in die zaak gebogen over de vraag of het voor de uitleg van het vereiste van onderscheidend vermogen van een merk relevant is of het merk als beeldmerk dan wel als kleurmerk wordt aangevraagd. Volgens het HvJ EU zijn de criteria voor de beoordeling van het onderscheidend vermogen op zich dezelfde voor kleurmerken en beeldmerken. Maar de perceptie door het relevante publiek van een teken dat uit een kleur als zodanig bestaat, is niet noodzakelijkerwijs dezelfde als de perceptie van een woord- of beeldmerk. Het publiek is het immers gewend om woord- of beeldmerken onmiddellijk op te vatten als tekens die de herkomst van de waar aanduiden, terwijl een kleur als zodanig normaliter niet de wezenlijke eigenschap heeft dat zij de waren van een bepaalde onderneming onderscheidt (zie in die zin ook al het Libertel-arrest over de kleur oranje). Overigens was in het depot alleen het beeldteken herkenbaar, maar het merk was niet als beeldmerk maar als kleurmerk aangevraagd.

Bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen dat een kleur als zodanig of een kleurencombinatie als merk kan hebben, moet rekening worden gehouden met het algemeen belang. De beschikbaarheid van kleuren moet niet ongerechtvaardigd worden beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd (zie het Libertel-arrest en het arrest Heidelberger Bauchemie).

De in de vorige punten aangehaalde rechtspraak ontheft de bevoegde merkenrechtelijke autoriteiten niet van hun verplichting om het eventuele onderscheidend vermogen te onderzoeken, waarbij rekening moet worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Daarbij zal het doorgaans aankomen op inburgering van een kleur als merk. Maar het is niet makkelijk om doorslaggevend bewijs van inburgering van een kleur te leveren. Zo bleek uit het onderzoek van Hartwall niet voldoende de bekendheid van het merk bestaande uit de kleuren als zodanig.

Lessons learned: een kleur als merk blijft een spannende exercitie en de wijze van depot verdient dan extra aandacht, gesteund door bewijs van inburgering van de kleur als merk.

Kleuren: nauwkeurige en duurzame grafische voorstelling?

Red Bull/EUIPO

Red Bull heeft in 2003 en in 2010 de combinatie van twee kleuren – blauw (RAL 5002) en zilver (RAL 9006) – gedeponeerd als merk, vergezeld van twee beschrijvingen. De eerste beschrijving gaf aan dat de door elk van de twee kleuren bezette verhouding “ongeveer 50 %‑50 %” bedroeg. De tweede beschrijving gaf aan dat de twee kleuren nevengeschikt waren en in gelijke verhoudingen werden aangebracht.

Dit heeft geleid tot inschrijving van het merk. Op vordering van Optimum Mark heeft het EUIPO dit merk nietig verklaard. Red Bull is hiertegen in beroep gegaan waarbij het Gerecht de nietig verklaring heeft bevestigd. Red Bull stelde daartegen hoger beroep in bij het HvJ EU.

Het EUIPO en ook het Gerecht hebben de redenering uit het arrest Heidelberger Bauchemie toegepast door te oordelen dat (i) de grafische voorstelling van twee of meer abstract en contourloos aangeduide kleuren een systematische schikking moet bevatten die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt, en (ii) de gewone vorm- en contourloze nevenschikking van twee of meer kleuren of het noemen van twee of meer kleuren „in alle denkbare vormen” niet voldoet aan de vereisten van nauwkeurigheid en duurzaamheid van artikel 4 van verordening inzake het Gemeenschapsmerk. Volgens Red Bull heeft het EUIPO en ook het Gerecht het arrest Heidelberger Bauchemie verkeerd uitgelegd.

Maar het HvJ EU volgt de uitleg van het EUIPO (en het Gerecht). Ook het HvJ EU is van mening dat bij het merk dat Red Bull wil beschermen geen sprake is van een systematische schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Ook bij de Europese hoogste rechter komt het dus niet tot inschrijving van het merk.

Les: zorg bij combinatie van kleuren als merk voor een systematische schikking die de betrokken kleuren op een van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt.

Adidas/EUIPO

In deze zaak heeft Shoe Branding Europe BVBA de nietigheid ingeroepen van het Uniebeeldmerk van Adidas AG.

Bij het beeldmerk behoorde de navolgende omschrijving:  „Het merk wordt gevormd door drie op dezelfde afstand van elkaar geplaatste parallel lopende strepen van gelijke lengte die in welke richting dan ook op de waar zijn aangebracht”.

Het EUIPO heeft het merk nietig verklaard. Daartegen is Adidas bij het Gerecht EU (hierna verder genoemd: “het Gerecht”)  in beroep gekomen.

Het Gerecht oordeelde dat Adidas niet voldoende heeft aangetoond dat dit merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik in de Europese Unie. Ten eerste werd het door Adidas overgelegde bewijsmateriaal grotendeels als irrelevant aangemerkt. Het betrof allemaal bewijsmateriaal met afwijkende patronen (andere kleuren strepen, of witte strepen op een donkere achtergrond terwijl het merk zwarte strepen toonde op een witte achtergrond, of zelfs schuine strepen). Deze verschillen konden niet worden aangemerkt als verwaarloosbare variaties van het beeldmerk. Daartoe overwoog het Gerecht dat het desbetreffende merk van Adidas eenvoudig van aard is. Een kleine variatie brengt daardoor al een grote wijziging van het merk met zich mee. Een andere kleurencombinatie, verschil in contrast enen achtergrond kan volgens het Gerecht dan ook niet als een verwaarloosbare variatie worden aangemerkt. Het overgebleven relevante bewijs betrof slechts 5 lidstaten. Dit achtte het Gerecht niet voldoende om het onderscheidend vermogen van het merk in de EU aan te tonen.

Overigens voerde Adidas nog aan dat er sprake zou zijn van een patroonmerk. Maar het Gerecht volgde Adidas daarin niet. Het merk kwalificeerde volgens het Gerecht als beeldmerk. Als zodanig stond het ook ingeschreven en ook uit andere gegevens bleek niet dat het een patroonmerk had moeten zijn.

Het Gerecht oordeelde dan ook dat Adidas niet voldoende heeft aangetoond dat het merk onderscheidend vermogen had verkregen door gebruik in de EU.

Een van de lessen uit deze Adidas-zaak is dat bewust op inburgering moet worden aangestuurd bij een ab initio zwak onderscheidend merk en voorzichtig moet worden omgesprongen met variaties van het beeldmerk. Dat geldt overigens ook na deponering voor instandhoudend gebruik.

Geldig vormmerk?

Hauck/Stokke

In deze zaak over de Tripp Trapp-stoel (zie afbeelding hieronder) is lang geprocedeerd.

Op 5 februari 2019 is door het Gerechtshof Amsterdam arrest gewezen. Daarmee lijkt deze zaak tot een definitief einde te zijn gekomen.

De Hoge Raad heeft destijds aan het HvJ EU prejudiciële vragen gesteld. In zijn arrest van september 2014 heeft het HvJ EU geoordeeld dat het merk van Stokke c.s. een teken betreft dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een kinderstoel. En wel omdat het bestaat uit wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Oftewel een vorm die door de “aard van de waar” wordt bepaald als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Vervolgens heeft de Hoge Raad op 27 november 2015 arrest gewezen. Daarbij is (in het incidentele cassatieberoep) het arrest van het hof Den Haag van 31 mei 2011 vernietigd en de zaak ter verdere behandeling en beslissing verwezen naar het hof Amsterdam.

Volgens het Gerechtshof Amsterdam in zijn arrest van februari 2019 zijn het de aspecten van de vormgeving van de stoel die in hoge mate bepalend zijn voor de gebruikskenmerken en die de stoel zo geschikt maken voor de functie als kinderstoel. Naar uit de gedeponeerde vorm kenbaar is, bestaat de stoel uit twee evenwijdige schuin oplopende (achterwaarts hellende) staanders, die aan de bovenzijde zijn verbonden door een rugleuning en waartussen een zitplankje en, wat lager, een voetenplankje zijn geklemd. De staanders zijn aan de binnenzijde voorzien van horizontaal lopende groeven, waardoor de hoogte van die plankjes kan worden aangepast aan de lengte van het kind en de hoogte van een (eet)tafel. De rugleuning bestaat uit twee boven elkaar aangebrachte en licht achterwaarts gebogen delen met daartussen een gebogen, min of meer halfronde beugel.

De combinatie van de onder andere hiervoor bedoelde vormkenmerken en eigenschappen levert volgens het Gerechtshof Amsterdam een kinderstoel op die bijzonder gemakkelijk is in het gebruik. Door de “trap” die ontstaat door de wijze waarop de voetenplank en zitplank tussen de staanders zijn aangebracht, is de stoel beklimbaar voor het iets grotere kind en kan dit daarop zelfstandig plaatsnemen.

Gelet hierop vindt het hof Amsterdam niet dat het hier om (louter) sier- of fantasie-elementen gaat, of om enig niet aan de generieke functie van de stoel inherent sierelement dat een belangrijke of wezenlijke rol speelt in de vormgeving van de stoel.

Dit leidt tot de slotsom dat dit merk een teken betreft dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een kinderstoel. En wel met wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van de kinderstoel en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. Oftewel een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Het Gerechtshof Amsterdam oordeelt dan ook dat het merk daarom destijds terecht nietig is verklaard door de rechtbank.

Les: als het merk wordt bepaald door uit wezenlijke gebruikskenmerken die inherent zijn aan de generieke functies van het afgebeelde product (“de aard van de waar”), is geen sprake van een geldig merk.

Meer weten? 

Wilt u meer weten over het onderscheidend vermogen van merken? Over kleur- of vormmerken? Of heeft u andere vragen over het merkenrecht? Neem dan contact op met Ernst-Jan Louwers.

Dit artikel is eerder verschenen in Juridisch up to Date.