Blog

Merk van een ander op je website: mag dat zomaar?

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom een onderneming het merk van een ander bedrijf wil tonen op haar website. Maar mag dat zomaar en wat zijn de voorwaarden?

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom een onderneming het merk van een ander bedrijf wil tonen op haar website. Zo wil een distributeur laten zien welke merken zij verkoopt. Ook bedrijven die compatibele onderdelen aanbieden voor merkproducten, willen die merken afbeelden. Een andere mogelijkheid is dat de aanbieder wil tonen dat zij een vergelijkbaar product heeft. Maar mag dat zomaar en wat zijn de voorwaarden?

Een merk kan alleen in de Benelux, voor heel Europa of via een internationale merkregistratie per land aangevraagd worden. Dit is afhankelijk van het gebied waar een onderneming met haar merk actief is of wil zijn. Voor een merk dat in de Benelux aangevraagd en geregistreerd wordt, moet gekeken wor­den naar het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE). Voor de hele Europese Unie (EU) kan op grond van de zogenoemde Uniemerkenverordening (UMVo) een merkrecht worden aan­gevraagd. De internationale merkregistratie is niets anders dan een centrale registratie voor een bundel geselecteerde nationale merken (inclusief bijvoorbeeld de hele EU of de Benelux).

Volgens artikel 2.20 BVIE en artikel 9 UMVo heeft een merkhouder een uitsluitend recht op zijn merk. Hiermee heeft hij het recht om het gebruik van zijn merk door een derde te verbieden, als die derde geen toestemming heeft gekregen om het te gebruiken. Elke (mogelijke) inbreuk in het economisch verkeer kan aanleiding geven tot handhaving. Merkgebruik voor waren of diensten betekent dat een marktdeelnemer het merk voor zijn eigen commerciële communicatie gebruikt.[1] Ongeoorloofd merk­ge­bruik kan ook anders dan voor waren of diensten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het gebruik op een website of in advertenties.[2]

Artikel 2.23 BVIE en artikel 14 UMVo beschrijven verschillende scenario’s waarin een derde het merk van een ander mag gebruiken. Dit zijn eigenlijk beperkingen in de uitoefening van het merkenrecht. Deze beperkingen hebben als doel de belangen van enerzijds de bescherming van merkenrechten en anderzijds die van het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten met elkaar in overeenstemming te brengen, zodat merken een rol kunnen hebben in de onvervalste mededinging.[3] Om deze beperkingen in te roepen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Dit zijn niet de enige beperkingen van het exclusieve merkenrecht die kunnen worden ingeroepen. In dit artikel wordt ingegaan op de voorwaarden die verbonden zijn aan het refererend merkgebruik en het merkgebruik in vergelijkende reclame.

Gebruik door wederverkoper – uitputting

Er is veel jurisprudentie over onofficiële wederverkopers en parallelimporteurs die een merk gebruik­ten voor de wederverkoop van bepaalde producten. Dat varieert van auto’s tot parfums en mode.[4] In principe is het merkrecht “uitgeput” voor producten die met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht binnen de Europese Economische Ruimte (EER: EU-landen inclusief Noorwegen, IJsland en Liechtenstein). Let wel: het gaat dan om ieder individueel exemplaar van het product.

De uitputtingsregel is een uitzondering op het exclusieve recht van de merkhouder. In beginsel moet daarom degene die zich op uitputting beroept, bewijzen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Maar het beginsel van het vrije verkeer van goederen kan tot een wijziging van deze bewijsregel aanleiding geven. [5]

Maar als de merkrechten binnen de EER zijn uitgeput, is de wederverkoper in principe vrij om aan te geven dat hij de desbetreffende producten verkoopt. Hij mag dan niet zo ver gaan dat de onjuiste indruk zou kunnen ontstaan dat er een officiële band bestaat met de merkhouder.

Refererend merkgebruik

Als bijvoorbeeld het merk Volvo door een andere onderneming op haar website wordt gebruikt om te communiceren dat die ander bepaalde onderdelen verkoopt voor Volvo’s, dan is sprake van “refererend” of “verwijzend” merkgebruik. Dat is onder bepaalde voorwaarden geoorloofd. Als niet voldaan is aan deze voorwaarden, is er sprake van een inbreuk op het merkenrecht van de merkhouder en kan de merkhouder handhavend optreden.

Refererend merkgebruik is omschreven in artikel 2.23 lid 1 onderdeel c BVIE en artikel 14 UMVo.

Om een beroep te kunnen doen op deze artikelen moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:

  • gebruik van het merk in het economische verkeer;
  • met het oog op identificatie van of verwijzing naar waren of diensten als die van de merkhouder, in het bijzonder als het merkgebruik noodzakelijk is om de bestemming van de waar aan te duiden;
  • eerlijk gebruik op het gebied van handel en nijverheid.

De voorwaarde ‘gebruik in het economisch verkeer’ spreekt eigenlijk wel voor zich. Een merk is be­doeld om gebruikt te worden voor commerciële doeleinden.

Leveranciers moeten duidelijk kunnen maken of een onderdeel past op of hoort bij een specifiek gemerkt product. Dit gebruik moet dan wel noodzakelijk zijn. In de zaak Gilette/LA Laboratories oor­deelde het Hof van Justitie van de Europese Unie dat merkgebruik noodzakelijk is voor het aanduiden van de bestemming van de waar of dienst, wanneer dit de enige manier is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te geven over de bestemming van het product. Ook moet gekeken worden naar het bestaan van technische standaarden of normen die gewoonlijk worden gebruikt voor het product en die bij het publiek waarvoor het product bestemd is, bekend zijn.[6]

Het gebruik van het merk moet steeds in overeenstemming zijn met de eerlijke gebruiken in de handel en nijverheid. Merkgebruik is bijvoorbeeld niet in overeenstemming met de eerlijke gebruiken:

  • als het merk zodanig wordt gebruikt dat de indruk van een commerciële band kan ontstaan tussen de derde en de merkhouder;
  • als het merkgebruik door de derde de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen en/of de reputatie;
  • als de goede naam van het merk wordt geschaad en/of kleinerende uitlatingen over het merk wor­den gedaan;
  • als de gebruiker van het merk zijn product voorstelt als imitatie of namaak van het merkproduct.[7]

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie in Gilette/LA Laboratories wordt met ‘eerlijke gebruiken in de handel en nijverheid’ eigenlijk een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme be­lan­gen van de merkhouder tot uitdrukking gebracht.[8]

Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van eerlijk gebruik, moet de nationale rechter aandacht besteden aan de mogelijkheid dat het door de gebruiker in handel gebrachte product wordt voorgesteld alsof het van dezelfde kwaliteit is of kenmerken heeft die vergelijkbaar zijn met het product van de merkhouder.[9]

In zijn arrest inzake Infineon/NXP voegt de Hoge Raad nog een extra voorwaarde toe aan verwijzend merkgebruik. Hierin wordt gesteld dat verwijzend merkgebruik waarin een derde informatie verschaft over de compatibiliteit van een product, slechts toegestaan is als die informatie juist is. Bij de vraag of de uiting juist is, is niet slechts de technische juistheid beslissend, maar hoe het relevante publiek de uiting opvat.[10]

Vergelijkende reclame

Vaak is bij refererend merkgebruik sprake van vergelijkende reclame, maar het is zeker niet hetzelfde. In Nederland gaat artikel 6:194a BW over vergelijkende reclame. Dit artikel is een implementatie van artikel 4 van de Richtlijn 2006/114 inzake misleidende en vergelijkende reclame. Vergelijkende reclame is volgens 6:194a lid 1 BW elke vorm van reclame waarbij een concurrent dan wel door een concurrent aangeboden goederen of diensten uitdrukkelijk of impliciet worden genoemd.

Bij vergelijkende reclame is de herleidbaarheid van het merk waarmee vergeleken wordt, beslissend. De naam of het merk van de andere onderneming kan worden genoemd, maar ook als het merk niet genoemd wordt, kan er sprake zijn van een vergelijking. Dit is wanneer een consument de vergelijking kan herleiden tot het merk van de andere onderneming. Er kan ook sprake zijn van verwijzende reclame waarbij, net zoals bij refererend merkgebruik, wordt gesteld dat het product compatibel is met een ander product.

Ook aanhalende reclame valt onder de noemer vergelijkende reclame. Hiervan is sprake als er vergelijkende onderzoeken worden aangehaald. Hierbij geldt de voorwaarde dat het merk of het product van de concurrent moet worden genoemd. Het onderzoek moet daarnaast volledig en juist zijn.[11]

Artikel 6:194a BW bepaalt dat een ondernemer zijn producten en diensten met die van een concurrent moet kunnen vergelijken, zolang de reclame:

  • niet misleidend is;
  • geen verwarringsgevaar oplevert;
  • een vergelijking maakt met dezelfde soort goederen en diensten;
  • relevante, wezenlijke, controleerbare en representatieve kenmerken op een objectieve manier met elkaar vergelijkt;
  • geen oneerlijk voordeel trekt uit de bekendheid van het merk waarmee wordt vergeleken;
  • zich niet kleinerend uitlaat over de concurrent en niet de goede naam van de concurrent schaadt;
  • zich richt op producten met dezelfde benaming wanneer er sprake is van een oorsprongsbenaming (bijvoorbeeld Fetakaas uit Griekenland);
  • geen aanbieding is van imitatie of namaak van een beschermd merk/handelsnaam.[12]

Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak Toshiba/Katun is sprake van vergelijkende reclame die objectief relevante, wezenlijke, controleerbare en representatieve kenmerken van goe­de­ren met elkaar vergelijkt, als de verkoper van reserveonderdelen en verbruiksartikelen voor de pro­duc­ten van de fabrikant, een catalogus heeft waarin de verkoper de artikelnummers vermeldt waar­mee zijn eigen reserveonderdelen en gebruiksartikelen worden aangeduid.[13]  Dit is toegestaan, maar dat is anders als de verkoper oneerlijk voordeel heeft behaald of kan behalen uit de vermelding van­we­ge het verwarringsgevaar. Hierbij is de gelijkwaardigheid van de producten, de presentatie van de reclame en de aard van de doelgroep van belang.[14]

Als de vergelijkende reclame verwijst naar een speciale aanbieding, moet duidelijk gemaakt worden dat het om die aanbieding gaat. Daarbij moet het einde van de periode van de aanbieding aangegeven worden. Als de aanbieding niet eindigt, dan moeten de eventuele andere beperkingen worden aan­ge­ge­ven zoals dat om een aanbieding gaat “zolang de voorraad strekt”.[15]

Het Hof van Justitie van de Europese Unie stelt in L’Oréal/Bellure ‘oneerlijk voordeel’ uit de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame gelijk met ‘ongerechtvaardigd voordeel’ van de zogenoemde Merkenrichtlijn. Hierdoor moet er ook gekeken worden naar het merkenrecht als het gaat om vergelij­kende reclame.[16] In artikel 10 lid 3 onderdeel f Merkenrichtlijn wordt bepaald dat vergelijkende reclame vooral kan worden verboden als het merk wordt gebruikt in vergelijkende reclame op een manier die strijdig is met de Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame. Ongeoorloofd gebruik van een teken in vergelijkende reclames is dus niet toegestaan op grond van het merkenrecht. Omgekeerd mag een merkhouder ook niet verbieden dat een derde gebruik maakt van zijn merk, wanneer die vergelijkende reclame voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 Richtlijn misleidende en vergelijkende reclame. [17]

Als de reclame waarin het merk wordt vergeleken met een ander merk niet voldoet aan de voorwaar­den, is in principe sprake van inbreuk op de merkrechten en kan de merkhouder optreden tegen deze merkinbreuk.[18]

Conclusie

Terug naar de vraagstelling in de titel. Je mag dus niet zomaar het logo van een andere onderneming op je website plaatsen. Voor het aanbieden van merkproducten door een parellelimporteur moeten die producten al eerder met toestemming van de merkhouder in de EER in het verkeer gebracht zijn. Een officiële dealer die zelf de merkproducten naar de EER importeert, heeft daarvoor de uitdrukke­lijke toestemming van de merkhouder nodig. Verder moeten de voorwaarden voor refererend merk­gebruik en vergelijkende reclame worden nageleefd. Het is dus niet altijd toegestaan om zo­maar merken van anderen op je website te zetten, zeker niet als het gaat om concurrerende pro­ducten of als dat een verkeerde indruk zou kunnen wekken.

Neem vrijblijvend contact op

Louwers IP&Tech Advocaten heeft de afgelopen jaren veel bedrijven bijgestaan bij vragen over het gebruik van merken van anderen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact op met Eva van Groezen en Lidian de Weert.

Noten

[1] HvJ EU 23 maart 2010, C-236/08, C-238/08, C-237/08, ECLI:EU:C:2010:159 (Google/Louis Vuitton), r.o. 56.

[2] Geerts, Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, art 2.23 BVIE (online, bijgewerkt op 29 september 2022).

[3] HvJ EU 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik), r.o. 62.

[4] Bijv. HvJ EU 4 november 1997, C-337/95, ECLI:EU:C:1997:517 (Dior/Evora); 23 februari 1999, C-63/97, ECLI:EU:C:1999:82 (BMW/Deenik); HR 10 juli 2009, ECLI:NL:HR:2009:BI2335 (G-Star).

[5] HvJ EU 8 april 2003, C-244/00, ECLI:EU:C:2003:204 (Van Doren/Lifestyle); Conclusie A-G, 25 februari 2022, ECLI:NL:PHR:2022:181 (Sporttrading/Converse), o.a. r.o.42.

[6] HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (Gilette/LA Laboratories), r.o. 36.

[7] HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (Gilette/LA Laboratories), r.o. 49.

[8] Geerts, Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, art. 2.23 BVIE (online, bijgewerkt op 29 september 2022); HvJ EU 17 maart 2005, C-228/03, ECLI:EU:C:2005:177 (Gilette/LA Laboratories), r.o. 36.

[9] Geerts & Verschuur 2022/390.

[10] HR 8 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:37 (Infineon/NXP), r.o. 3.2.1. en 3.2.4.

[11] Lankhorst, in: T&C BW, art. 6:194a BW. Uiteraard moet het citeren op grond van de Auteurswet toegestaan zijn, maar dat valt buiten het bestek van dit artikel.

[12] Leuftink, Bb 2008/64, par. 3.

[13] HvJ EG 25 oktober 2001, C-112/99, ECLI:EU:C:2001:566, Toshiba/Katun, r.o. 40.

[14] Lankhorst, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 6:194a.

[15] Verkade, Misleidende (B2B) en vergelijkende reclame (Mon. BW) 2019/3.113.

[16] Ghislain & Mastenbroek, IER 2010/6, par. 2; HvJ EU 18 juni 2009, C-487/07, ECLI:EU:C:2009:378, L’Oréal/Bellure, r.o. 77.

[17] HR 8 januari 2021, ECLI:NL:PHR:2020:696, Infineon/NXP (concl. P-G B.J. Drijber).

[18] Geerts, Tekst & Commentaar Intellectuele eigendom, art. 2.23 BVIE (online, bijgewerkt op 29 september 2022).

_________

Dit artikel is geschreven door Ernst-Jan Louwers en Emma Jacobs (student-stagiaire) en eerder verschenen in Juridisch up to Date.

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Data Act: onterecht onderbelicht!

De Data Act (Verordening (EU) 2023/2854) is met ingang van 12 september 2025 rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Data Act is specifiek gericht op het reguleren van de toegang tot en het delen van data binnen de EU, met als doel innovatie te stimuleren en eerlijke concurrentie te waarborgen.

/LEES MEER

Data Act: onterecht onderbelicht!

De Data Act (Verordening (EU) 2023/2854) is met ingang van 12 september 2025 rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Data Act is specifiek gericht op het reguleren van de toegang tot en het delen van data binnen de EU, met als doel innovatie te stimuleren en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Webinar commerciële/IE-contracten 2024

Op 6 november 2024 presenteerden Ernst-Jan Louwers en Nathalie van der Zande een live webinar over commerciële/IE-contracten voor de Academie voor de Rechtspraktijk. In dit webinar, dat bestaat uit twee blokken van een uur, deelden zij praktische inzichten en bespraken zij actuele kwesties binnen dit vakgebied. Het webinar is on demand terug te kijken.

/LEES MEER

Webinar commerciële/IE-contracten 2024

Op 6 november 2024 presenteerden Ernst-Jan Louwers en Nathalie van der Zande een live webinar over commerciële/IE-contracten voor de Academie voor de Rechtspraktijk. In dit webinar, dat bestaat uit twee blokken van een uur, deelden zij praktische inzichten en bespraken zij actuele kwesties binnen dit vakgebied. Het webinar is on demand terug te kijken.

AVG, gerechtvaardigd belang

AVG en gerechtvaardigd belang: wat de KNLTB-zaak betekent voor uw organisatie

Recent verduidelijkte het Hof dat commerciële belangen onder voorwaarden kunnen gelden als gerechtvaardigd belang voor gegevensverwerking onder de AVG. In deze blog bespreken we de uitspraak en geven we een 5-stappenplan voor het verwerken van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen.

/LEES MEER

AVG, gerechtvaardigd belang

AVG en gerechtvaardigd belang: wat de KNLTB-zaak betekent voor uw organisatie

Recent verduidelijkte het Hof dat commerciële belangen onder voorwaarden kunnen gelden als gerechtvaardigd belang voor gegevensverwerking onder de AVG. In deze blog bespreken we de uitspraak en geven we een 5-stappenplan voor het verwerken van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen.