Wanneer een ander een product op de markt brengt dat veel op uw product lijkt, dan kan dit u of uw onderneming schade berokkenen. Dit is precies wat de afgelopen jaren bij de Lamzac nogal eens is gebeurd. De Lamzac is een ligzak die zich vult via ‘luchtscheppen’. Fatboy brengt de Lamzac op de markt. Fatboy heeft regelmatig met succes opgetreden tegen namakers. Een van de bedrijven die de Lamzac namaakte, was Hirams Trade. Hirams bracht de LayBag op de markt. Fatboy begon een inbreukprocedure tegen Hirams.

Voor de Lamzac is een Europees modelrecht (‘Gemeenschapsmodel‘) geregistreerd. Een succesvol beroep op dit Gemeenschapsmodel door Fatboy bij de Duitse rechter resulteerde in een verbod op de productie, verkoop en verspreiding van de Laybag voor Hirams.

Aanval en verdediging

Voor de Lamzac is een Gemeenschapsmodel geregistreerd. Een succesvol beroep op dit Gemeenschapsmodel door Fatboy bij de Duitse rechter resulteerde in een verbod op de productie, verkoop en verspreiding van de Laybag voor Hirams.

De aanval op de eiser is soms de beste verdediging: Hirams opende de aanval op het Gemeenschapsmodel van de Laybag.

Zo’n “aanval” kan worden gedaan door middel van een nietigheidsprocedure bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Het doel van een nietigheidsprocedure is het ongeldig laten verklaren van het Gemeenschapsmodel. De mogelijkheid een nietigheidsprocedure te starten is overigens op elk moment mogelijk en dus niet afhankelijk van andere (lopende) procedures. Mocht Hirams slagen in zijn beroep, dan zou de basis voor inbreuk in deze zaak (namelijk het modelrecht van Fatboy) onderuit worden gehaald.

Nietigheid

De geldigheid van het ingeschreven model is door Hirams op meerdere gronden aangevallen.

Nieuwheid en eigen karakter

In de nietigheidsprocedure richt Hirams zich op de nieuwheid en het eigen karakter van het model van de Lamzac. Een Gemeenschapsmodelrecht mag immers alleen worden verleend wanneer niet eerder een identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld. Daarnaast moet de algemene indruk die het model bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschillen van de algemene indruk die wordt gewekt door modellen die eerder aan het publiek beschikbaar zijn gesteld. Hirams voert aan dat het model van de Lamzac veel overeenstemming vertoont met eerder uitgebrachte “ligzakken” zoals de Cozy Canoe en de Pea Pod. Daarom is volgens Hirams niet aan voorgenoemde vereisten voldaan.

De EUIPO stelt vast dat er inderdaad gelijkende elementen zijn tussen de genoemde modellen en de Lamzac, met name in de vorm. Er zijn echter ook voldoende punten waarop de modellen van elkaar afwijken, zoals het innovatieve sluitingsmechanisme van de Lamzac. Het Gemeenschapsmodel blijft op dit punt overeind.

Technische functie

Het tweede punt waarop Hirams het Gemeenschapsmodel heeft aangevallen, is de functie van de vorm van de Lamzac. Een Gemeenschapsmodel mag niet worden toegekend wanneer modelkeuzes ‘louter’ bepaald zijn door de technische functie (“techniekexceptie”). De vorm van de Lamzac zou volgens Hirams alleen zijn gekozen voor het technische effect van een met luchtgevulde ligzak.

De EUIPO stelt vast dat de sluiting, de langwerpige vorm en de platte bovenkant weliswaar ook een technische functie kunnen hebben, maar dat niet is aangetoond dat het daarmee louter technisch bepaald is en geen ruimte overbleef voor vormgeving. Hirams voerde een octrooivraag aan voor het sluitingsmechanisme van de Lamzac, maar deze is terzijde gelegd ook omdat deze in het Duits was gesteld. Dit bewijs werd niet voldoende geacht om de stellingen van Hirams te onderbouwen. Daarmee faalt ook het beroep op de technische functie van het model. Interessante vraag is of dit anders had kunnen uitpakken als er een vertaling van de octrooiaanvraag was aangeleverd.

Over de techniekexceptie vond een interessante discussie plaats op IE-Forum.nl met een bijdrage van Ernst-Jan Louwers, zie Modellenrecht en techniek. Hij was in 2017 dagvoorzitter van het BMM-symposium dat werd gewijd aan dit onderwerp.

Een technische functie sluit niet uit dat de vormgeving ook modelrechtelijk is beschermd. Alleen als sprake is van louter technisch of functioneel bepaalde vormgeving, staat het modelrecht buiten spel. Dat werd ook nog weer eens bevestigd in door het Hof van Justitie in zijn arrest van 8 maart 2018.

Conclusie

De EUIPO wees de nietigheidsaanvraag af. De EUIPO oordeelde dat eerdere openbaarmaking van de Cozy Canoe en de Sensory Pea Pod geen afbreuk doen aan de nieuwheid en het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel van Fatboy. Daarnaast achtte de EUIPO niet bewezen dat het model van de Lamzac (louter) technisch is bepaald.

Betekenis

Deze zaak is illustratief voor het drassige terrein van de intellectuele eigendom en de dunne randjes waarop inbreukvragen zich bewegen. Vaak zijn inbreukkwesties en nietigheidsclaims een dubbeltje op zijn kant waarbij rechters niet ontkomen aan zekere mate van subjectieve beoordeling.

• Depot van een model kan voor bescherming van vormgeving grote waarde hebben. In Nederland kom je ook een heel eind met auteursrecht op vormgeving of slaafse nabootsing maar met geregistreerde rechten is het een stuk makkelijker om op te treden tegen copy-cats. Dat geldt voor sommige andere landen eens temeer.
• Zowel wanneer inbreuk wordt gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten als wanneer u ervan beticht wordt inbreuk te maken, zijn er meerdere strategische keuzen mogelijk. Denk daarbij aan beslag, bewijsbeslag, beschrijvend beslag, gerechtelijk bevel (“ex parte”), kort geding of bodemprocedure. Lukt dat niet dan kunt u zelfs voor meerdere ankers tegelijk gaan liggen. Natuurlijk kunt u proberen een schikking te treffen.
• Een andere les is dat IP-strategie vooraf al nauwkeurig moet worden bepaald. De keuze om een octrooi aan te vragen voor een bepaalde vormgeving, bijvoorbeeld, impliceert al snel dat volgens de aanvrager zelf sprake is van een technisch bepaalde vormgeving. Dat is natuurlijk prima, maar mogelijk wordt je dat later voor de voeten geworpen als je een beroep wilt doen op modelrechtelijke of auteursrechtelijke bescherming of bescherming tegen slaafse nabootsing.

Vragen?

Bij Louwers IP|Technology Advocaten hebben we diepgaande kennis en jarenlange ervaring met het voeren van procedures op het gebied van intellectueel eigendom. Daardoor zijn wij ook uitstekend in staat om met u de beste processtrategie te bepalen.

Voor vragen op het gebied van intellectueel eigendomsrecht kunt u contact opnemen met Ernst-Jan Louwers (o.a. lid van de Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht BMM, MARQUES en lid van de Vereniging door Intellectuele Eigendom Procesadvocaten VIEPA).