Even ter inleiding. Een handelsnaam is de naam waaronder een onderneming wordt gedreven. Een handelsnaam komt volgens het handelsnaamrecht tot stand door het feitelijk gebruik van een naam. Anders dan vaak wordt gedacht, gebeurt dit niet door inschrijving van een naam in het Handelsregister (KvK). Die inschrijving is ook geen vereiste om bescherming van een handelsnaam te kunnen inroepen. Bij inschrijving van een onderneming in het Handelsregister moet weliswaar een eerste handelsnaam worden opgegeven, maar dat is niet leidend binnen het handelsnaamrecht. Het is zelfs mogelijk om meer dan één handelsnaam te voeren en te beschermen, ook als die niet zijn ingeschreven. In geval van een rechtspersoon moet de statutaire naam worden ingeschreven als eerste handelsnaam.

Het gebruik van een familienaam als handelsnaam en/of merk is in beginsel toegestaan, tenzij met dit gebruik inbreuk wordt gemaakt op de handelsnaam en/of het merk van een ander. In deze bijdrage leggen wij uit op welke gronden het gebruik van een familienaam als handelsnaam kan worden verboden. 

Familienaam

Laten we Philips als voorbeeld nemen. Philips (destijds nog met ‘& Co’ als toevoeging in de naam) is in 1891 opgericht door vader Frederik Philips en zoon Gerard Philips. Broer Anton Philips kwam er wat later bij als commerciële man. De broers en hun opvolgers wisten het bedrijf uit te bouwen tot een groot bedrijf in elektrotechnische artikelen. Intussen concentreert het bedrijf zich op medische technologie en apparaten voor persoonlijke verzorging.

Stel nu dat uw familienaam Philips is en u wilt met uw onderneming medische apparaten gaan verkopen. U wilt uw familienaam Philips graag gebruiken als (onderdeel van) de handelsnaam van uw bedrijf.

Philips opereert echter al vele decennia onder die handelsnaam. Daarnaast heeft Philips haar naam ook als merk geregistreerd. Philips kan in principe optreden tegen het gebruik van de naam Philips voor uw onderneming, niet alleen op grond van het handelsnaamrecht maar ook het merkenrecht en zelfs de onrechtmatige daadleer. Hoe dat komt, lichten wij hierna toe. 

Oudere handelsnaam tegen jongere handelsnaam

De houder van een oudere handelsnaam kan allereerst op grond van artikel 5 Handelsnaamwet optreden tegen een jongere handelsnaam. In dit artikel staat kort gezegd dat het verboden is om een handelsnaam te gebruiken (i) die al door een andere onderneming gevoerd wordt of die daarvan slechts in geringe mate afwijkt en (ii) waardoor verwarring tussen de ondernemingen kan ontstaan. Daadwerkelijke verwarring hoeft niet aan de orde te zijn. Het volstaat dat verwarring kan optreden. Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar spelen in ieder geval de aard van de ondernemingen en de plaats van vestiging een rol. Maar ook andere omstandigheden kunnen relevant zijn. 

Deze voorwaarden gelden ook in het geval van een familienaam als handelsnaam. Dat blijkt bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg. In die zaak ging het om twee broers die zich bezighielden met vastgoedbemiddeling dan wel makelaardij met gebruikmaking van hun familienaam als handelsnaam. De ene richtte zich op de zakelijke markt, de andere op particulieren. De handelsnamen waren volgens de rechter verwarringscheppend. Niet alleen vanwege de overeenstemmende familienaam, maar ook vanwege de handelsactiviteit die met het overige gedeelte van de handelsnamen werd aangeduid (te weten “makelaardij”, “wonen” en “woonbemiddeling” enerzijds en “makelaars” anderzijds). De woorden “makelaardij” en “woonbemiddeling” hebben dezelfde associatie, aldus de rechter. Het resterende deel van de handelsnaam kon volgens de rechter dan ook niet voorkomen dat verwarring werd veroorzaakt. Daarnaast kon volgens de rechter geen wezenlijk verschil in bedrijfsactiviteiten worden aangenomen. Ook waren beide ondernemingen actief in de regio (Zuid-)Limburg. Verwarring was daarnaast niet alleen te duchten, maar had zich reeds daadwerkelijk voorgedaan: potentiële kopers en notarissen hadden al de verkeerde ondernemingen benaderd. De andere broer moest het gebruik van de handelsnaam met daarin de familienaam staken.

Het veel voorkomen van een familienaam, zoals Jansen of De Jong, kan in samenhang met andere omstandigheden overigens wel aan het verwarringsgevaar af doen.

Een voorbeeld van een zaak waarin het ging om een veelvoorkomende familienaam is Smit Telecom/Smit Telecom. De kantonrechter stelde daarin voorop dat de handelsnaam Smit Telecom een beperkte bescherming toekomt omdat de naam Smit een veelvuldig voorkomende familienaam is en de term Telecom in grote mate een beschrijvend karakter heeft. Na beoordeling van alle verdere omstandigheden kwam de Rechtbank Zwolle-Lelystad tot het oordeel dat van verwarringsgevaar en daarmee inbreuk op het handelsnaamrecht geen sprake was. Zo bediende de ene onderneming vooral de zakelijke markt en richtte de andere zich op particulieren in Urk en omgeving. Ten aanzien van de oudere handelsnaam werd bovendien overwogen dat onvoldoende was aangetoond dat deze bekend is in geheel Nederland dan wel in (de omgeving van) Urk. Het alleen bezitten van een website is daartoe op grond van vaste rechtspraak niet voldoende.

Ouder merk tegen jongere handelsnaam

Waar het handelsnaamrecht automatisch ontstaat door het voeren van een naam ter onderscheiding van de onderneming, ontstaat merkenrechtelijke bescherming pas door inschrijving van een teken als merk. 

En terwijl met het handelsnaamrecht de naam van een onderneming wordt beschermd, beschermt een merk het teken dat geregistreerd is voor specifieke waren en/of diensten. Een merk hoeft dus niet per se gelijk te zijn aan de naam van de onderneming die door een merk beschermde waren en/of diensten aanbiedt. Denk bijvoorbeeld aan Sonicare of Lumea, producten van Philips (respectievelijk tandenborstels en ontharingsapparaten) waarvoor Philips eveneens een merk heeft geregistreerd. 

Merkenrecht

Door het hiervoor genoemde onderscheid tussen het beschermingsobject van een handelsnaam en een merk, kan met een merk in principe alleen worden opgetreden tegen gebruik van een identiek of verwarrend overeenstemmend teken voor waren en/of diensten (dus gebruik als merk). Voor de Benelux en de EU heeft de wetgever echter voorzien in een mogelijkheid om op basis van een merk ook op te treden tegen gebruik van een teken anders dan voor waren en/of diensten. Hieronder valt onder meer het gebruik van een teken ter aanduiding van een onderneming, oftewel gebruik als een handelsnaam.

Voorwaarde hiervoor is wel dat met dat gebruik, zonder geldige reden, ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Van ongerechtvaardigd voordeel is sprake bij meeliften (ook wel ‘free riding’) op het imago van het merk, zonder dat de gebruiker daarvoor eigen commerciële inspanningen levert of een financiële vergoeding geeft aan de merkhouder. Van afbreuk aan het onderscheidend vermogen van een merk is sprake in het geval van verwatering, oftewel dat het merk uiteindelijk niet meer in staat is om de exclusieve band met de door het merk onderscheiden producten te leggen. Van afbreuk aan reputatie is sprake als de jongere handelsnaam negatief appelleert aan het merk. Daarbij komt nog dat naarmate het merk bekender is, eerder afbreuk aan het oudere merk moet worden aangenomen. Teruggrijpend naar ons voorbeeld, kan Philips dit laatste in haar voordeel betrekken als zij wil optreden tegen uw onderneming met uw familienaam Philips als handelsnaam.

Handelsnaamrecht

Ook de Handelsnaamwet voorziet in een regeling voor de situatie dat een jongere handelsnaam het oudere merk van een ander bevat. Artikel 5a Handelsnaamwet stelt de houder van het oudere merk in staat om op te treden tegen het gebruik van de jongere handelsnaam indien daarmee verwarringsgevaar ontstaat omtrent de herkomst van de waren.

Teruggrijpend naar ons voorbeeld zal dat het geval zijn indien u onder uw familienaam Philips medische apparaten wilt gaan verkopen. Indien u echter een fietswinkel wilt gaan runnen onder uw familienaam Philips, is het verwarringsgevaar minder snel of zelfs niet aanwezig. 

Oudere handelsnaam tegen jonger merk

Stel nou dat Philips haar naam niet als merk zou hebben geregistreerd en u de familienaam Philips wel als merk claimt. Zou dan de situatie ontstaan dat Philips ondanks haar eerdere, langdurige gebruik van haar familienaam toch belet kan worden in het gebruik daarvan als handelsnaam?

De wetgever beschouwt dit als een ongewenste situatie en heeft dan ook voorzien in een aantal beperkingen in de uitoefening van het merkrecht. Zo kan een merkhouder zich niet verzetten tegen het gebruik van een overeenstemmend teken dat beschermd is door een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis, zoals een handelsnaam van een lokaal bedrijf. In het geval van Philips is echter geen sprake van een ouder recht van slechts plaatselijke betekenis. Philips is immers wereldwijd actief en bekend. Ook voor een ouder recht van meer dan plaatselijke betekenis heeft de wetgever echter bepaald dat de houder van een jonger merk het gebruik van een oudere handelsnaam niet kan verbieden. Zo kan de gebruiker van de oudere handelsnaam opwerpen dat deze de houder is van oudere rechten ten opzichte van de jongere merkhouder als bedoeld in de aanhef van artikel 2.20 lid 2 Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom of aanvoeren dat de oudere handelsnaam een geldige reden oplevert waardoor van inbreuk geen sprake is.

Op basis van het voorgaande kan Philips een inbreukvordering van de jongere merkhouder afweren. Maar daarnaast staan Philips zelfs mogelijkheden ter beschikking om het jongere merk aan te vallen. De gebruiker van een oudere handelsnaam kan tegen de aanvraag of registratie van een jonger merk namelijk een nietigheidsactie starten. Ter onderbouwing van een nietigheidsactie kan dan bijvoorbeeld worden aangevoerd dat sprake is van een depot te kwader trouw of misleiding.

Voor de beoordeling van kwade trouw wordt gekeken naar onder meer het oogmerk van de aanvrager van het merk. Wist de aanvrager of behoorde deze te weten (omdat dit gebruik in de relevante kringen algemeen bekend is) van het eerdere gebruik van de oudere handelsnaam? Of heeft de aanvrager van het merk het verdere gebruik van de oudere handelsnaam willen beletten?

Misleiding kan in ons voorbeeld betrekking hebben op de kwaliteit van de waren/diensten. Bijvoorbeeld omdat afnemers van uw onderneming dezelfde functie of deugdelijkheid verwachten als bij de producten van Philips. 

Als u onder uw jongere merk Philips medische apparaten wilt gaan verkopen, kunt u Philips dus niet verhinderen in haar activiteiten. Sterker nog, Philips kan uw jongere merk dan onderuit halen op bovenstaande gronden. Als u een fietswinkel wilt gaan runnen onder de naam Philips, leidt het minder snel tot problemen, maar ook dan is het niet uitgesloten dat Philips een spaak in uw wiel kan steken. Bij de beoordeling van kwade trouw wordt immers gekeken naar uw beweegredenen en alle verdere bijkomende omstandigheden.

Onrechtmatige daad

Naast de hiervoor genoemde gronden kan de houder van een oudere handelsnaam of merk ook nog een beroep doen op onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW) en misleidende reclame (artikel 6:194 BW). In dat kader zou kunnen worden aangevoerd dat sprake is van ongeoorloofde concurrentie, bijvoorbeeld omdat de eerder gevoerde handelsnaam of het eerder gevoerde merk door de concurrent wordt toegeëigend, al dan niet met het uitsluitende doel de houder van de oudere handelsnaam of het merk te benadelen. Als de concurrent daarbij ook nog de ‘look and feel’ kopieert, zal dit kunnen bijdragen aan het argument dat sprake is van onrechtmatige daad. 

Tot slot

Het staat u dus niet zomaar vrij om uw familienaam als handelsnaam te gebruiken voor uw onderneming. Een andere onderneming kan immers over oudere handelsnaam- en/of merkrechten beschikken. Het zou niet de eerste keer zijn als een onderneming wegens strijd met oudere rechten van anderen de gekozen handelsnaam en uitingen moet veranderen. Het is dan ook raadzaam om bij het kiezen van uw handelsnaam voorafgaand onderzoek te laten doen naar bestaande handelsnamen én merken. Reclamebureaus en ‘branding agencies’ slaan die stap doorgaans over. Een blik in het Handelsregister of een zoekactie op internet is nuttig als eerste oriëntatie maar niet voldoende. Hoewel je geen 100% zekerheid krijgt, kan gedegen onderzoek enorme frustratie, negatieve energie en verspeelde kosten voor ‘branding’ of ‘rebranding’ en promotie voorkomen.

Noten

1. Ernst-Jan Louwers is partner en advocaat bij Louwers IP&Tech Advocaten te Eindhoven. Eva van Groezen is advocaat bij Louwers IP&Tech Advocaten te Eindhoven.
2. Artikel 1 Handelsnaamwet.
3. Rechtbank Limburg 15 juni 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:4798.
4. Verkade, in: T&C IE, artikel 5 Handelsnaamwet, aant. 5.
5. Rechtbank Zwolle-Lelystad 9 mei 2012, zaaknummer 593304 AZ VERZ 12-4.
6. Artikel 2.2 BVIE en artikel 6 Uniemerkenverordening.
7. Artikel 2.20 lid 2 onderdeel d BVIE en artikel 9 lid 2 sub d Uniemerkenverordening; Geerts, in: T&C IE, artikel 2.20 BVIE, aant. 6. 
8. HvJ EG 18 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:378 (L’Oréal/Bellure); Geerts, in: T&C IE, artikel 2.20 BVIE, aant. 9.
9. HvJ EG 14 september 1999, ECLI:EU:C:1999:408 (Chevy), r.o. 30; Geerts, in: T&C IE, artikel 2.20 BVIE, aant. 9.
10. Artikel 2.23 lid 2 BVIE.
11. Artikel 2.23 lid 2 BVIE; Geerts, in: T&C IE, artikel 2.23 BVIE, aant. 2.
12. Geerts, in: T&C IE, artikel 2.23 BVIE, aant. 2; HvJ EU 2 juni 2022, ECLI:EU:C:2022:428 (Classic Coach Company).
13. Artikel 16 TRIPs-Verdrag; Geerts, in: T&C IE, artikel 2.23 BVIE, aant. 2.
14. De desbetreffende aanhef luidt als volgt: “Onverminderd de rechten van houders die vóór de datum van indiening (…) van het ingeschreven merk zijn verkregen (…)”; Geerts, in: T&C IE, artikel 2.23 BVIE, aant. 2.
15. In de zin van artikel 2.20 lid 2 onderdeel d BVIE; Geerts, in: T&C IE, artikel 2.23 BVIE, aant. 2.
16. Artikel 2.2bis lid 2 BVIE en artikel 59 lid 1 onderdeel b Uniemerkenverordening.
17. Artikel 2.2bis lid 1 onderdeel g BVIE en artikel 58 lid 1 onderdeel c Uniemerkenverordening.
18. HvJ EG 11 juni 2009, ECLI:EU:C:2009:361 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth).
19. Folmer, in: T&C IE, artikel 2.2bis BVIE, aant. 16.
20. HvJ EU 27 juni 2013, ECLI:EU:C:2013:435 (Malaysia Dairy Industries).
21. BenGH 21 november 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7691 (Cow Brand II); Folmer, in: T&C IE, artikel 2.2bis BVIE, aant. 16. 

Dit artikel is geschreven door Ernst-Jan Louwers en Eva van Groezen en eerder verschenen in Juridisch up to Date.