Blog

Octrooi in dienstverband: wie trekt aan het langste eind?

Bij arbeid in dienstverband komen de resultaten van die arbeid in beginsel toe aan de werkgever. Maar is dat altijd zo? En wat zijn de criteria?

Het octrooirecht, een weerbarstig gebied. Hoe zat het ook alweer? Een octrooi is een intellectueel eigendomsrecht. Een octrooi geeft de octrooihouder in beginsel het alleenrecht over een uitvinding. Dit houdt in dat een ander verboden kan worden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald territorium en voor een bepaalde periode. Om een octrooi te verkrijgen, moet de uitvinding aan drie voorwaarden voldoen: (i) nieuwheid; de uitvinding mag zowel in de praktijk als in de theorie nog niet bekend zijn, (ii) inventiviteit; de uitvinding moet een ongebruikelijk en origineel idee zijn dat niet gemakkelijk te bedenken is door vakmensen/deskundigen binnen het gebied, en (iii) industriële toepasbaarheid; de uitvinding moet daadwerkelijk werken in de praktijk. En tenslotte moet een octrooiaanvraag worden ingediend en moet het octrooi ook nog werkelijk worden verleend.

Wie is octrooirechthebbende in een dienstverband?

In het octrooirecht geldt als uitgangspunt het uitvindersbeginsel. Dit betekent dat de uitvinder in beginsel het recht op octrooi toekomt. In arbeidsverhoudingen staat daarentegen het werkgeversbeginsel voorop. Dit houdt in dat bij arbeid in dienstverband de resultaten van die arbeid toekomen aan de werkgever.1 Deze beide uitgangspunten staan dan ook lijnrecht tegenover elkaar. De Rijksoctrooiwet schept hieromtrent meer duidelijkheid. Artikel 12 lid 1 Rijksoctrooiwet 1995 (‘Row’) bepaalt dat het recht op octrooi in beginsel toekomt aan de uitvinder respectievelijk de werknemer, wanneer de uitvinding in dienstverband is verricht, behalve als er sprake is van een ‘dienstuitvinding’.2 Een dienstuitvinding houdt in dat de uitvinding is gedaan in de normale taakuitoefening van de werknemer.3

Kortom: wanneer de aard van de dienstbetrekking het doen van uitvindingen met zich meebrengt en de werknemer zijn bijzondere kennis daarvoor aanwendt, komen de rechten op die uitvinding toe aan de werkgever op grond van artikel 12 lid 1 Row. Maar hoe wordt in de praktijk daadwerkelijk invulling gegeven aan dit artikel en wanneer is er precies sprake van ‘aard van de dienstbetrekking’? Deze vragen zullen hiernavolgend worden beantwoord.

Dienstverband

Voor het aanmerken van de werkgever als octrooirechthebbende moet allereerst de arbeidsverhouding zodanig van aard zijn dat de werkgever zeggenschap heeft over de werknemer. Artikel 12 Row is immers enkel van toepassing op werknemers in ‘dienst’.4 Het begrip ‘dienstverband’ is echter in de loop van de jaren uitgebreid. Zo valt onder dit begrip niet meer alleen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke arbeidsovereenkomst maar veelal ook de gedetacheerde werknemer. Daarentegen vallen zij die werken onder een overeenkomst van opdracht of aanneming van werk, in beginsel juist niet onder artikel 12 Row.

Voor werknemers in dienst van een onderzoeksinstelling, universiteit of hogeschool5 en voor stagiairs6 kent de Rijksoctrooiwet een aparte regeling in artikel 12.

Bepaaldheidsvereiste

Zodra is vastgesteld dat sprake is van een dienstverband, zult u moeten bepalen of er een zeker verband bestaat tussen de dienstbetrekking en het doen van uitvindingen. Dit verband wordt ook wel het ‘bepaaldheidsvereiste’ genoemd. Bij het vaststellen van dit verband wordt vaak de taak- of functieomschrijving van de werknemer als uitgangspunt genomen.7 De vraag die in de regel moet worden beantwoord, is dan ook of het doen van de uitvinding uit diens taakomschrijving voortvloeit.

Uit de jurisprudentie vloeit zowel een brede interpretatie als een enge interpretatie van het bepaaldheidsvereiste voort.

Bij de interpretatie in brede zin gaat het om de vraag of volgens de taakomschrijving “bepaald soortige” uitvindingen moeten worden gedaan. Er wordt vervolgens getoetst of de opgeleverde uitvinding binnen de vastgelegde taakomschrijving valt van het speciale vakgebied van de werknemer. Dit betekent concreet dat het recht op het octrooi aan de werkgever toekomt, als in de taakomschrijving een duidelijk afgekaderd vakgebied is aangegeven.

Bij bepaaldheid in enge zin wordt gekeken naar de vraag of de werkgever binnen een brede taakomschrijving een gedetailleerde opdracht heeft gegeven aan de werknemer tot het doen van een uitvinding. Is geen gedetailleerde opdracht gegeven, dan kan werknemer beargumenteren dat niet is voldaan aan het bepaaldheidsvereiste.

Aard van de dienstbetrekking

Bij de beoordeling van de ’taak’ van de werknemer wordt echter niet slechts gekeken naar de werkzaamheden die in de taakomschrijving staan, maar ook naar de werkzaamheden die de werknemer daadwerkelijk verricht in zijn dagelijkse uitvoering.8 Zo blijkt uit jurisprudentie dat artikel 12 lid 1 Row niet te beperkt mag worden uitgelegd en dat het artikel niet enkel ziet op werknemers die zijn aangesteld om onderzoek te doen. De bepaling is ook van toepassing op werknemers die uit hoofde van hun dienstbetrekking op andere wijzen hun bijdragen leveren aan het doen van uitvindingen. Denk hierbij aan het meedenkproces, het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan het onderzoek of het aansturen van het onderzoek.9

Tevens blijkt uit jurisprudentie dat het doen van onderzoek tot de taak van de werknemer kan gaan behoren indien een werknemer een eenmalige, uitdrukkelijke opdracht heeft gekregen tot het doen van onderzoek.10 Daarnaast heeft de werkgever ook aanspraak op octrooi als het doen van uitvindingen als neventaak van het feitelijk taakgebied van de werknemer wordt beschouwd 11. De uitvinding hoeft niet per se tijdens werktijden of op de werkplaats van de werkgever te zijn gedaan om als werkgever aanspraak te hebben op het octrooi. Zelfs als de werknemer de uitvinding in vrije tijd en thuis heeft gemaakt, kan de uitvinding toekomen aan de werkgever.12

Tot slot hoeven er geen concrete, schriftelijke afspraken te zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer omtrent zijn of haar functie. Ook als dat niet is gedaan, is de aard van de dienstbetrekking nog steeds beslissend. Als de aard van de betrekking vervolgens met zich meebrengt dat de werknemer uitvindingen kan doen, dan komt het octrooirecht op de uitvinding toe aan de werkgever.

Kortom: om te bepalen aan wie het recht op octrooi toekomt, moet verder worden gekeken dan enkel de taak- of functieomschrijving zoals omschreven in de arbeidsovereenkomst. De aard van de dienstbetrekking en de daadwerkelijke werkzaamheden van de werknemer zijn uiteindelijk doorslaggevend.

Gevolgen

In de praktijk komt het octrooi al snel toe aan de werkgever op grond van artikel 12 lid 1 Row, mede door de jurisprudentie die invulling geeft aan dit artikel. Artikel 12 lid 1, 2 en 3 Row zijn overigens van regelend recht: in een cao, arbeidsovereenkomst of een apart contract kunnen werkgever en werknemer andersluidende afspraken maken over het recht op octrooi.13

Artikel 14 Row is daarentegen van dwingend recht en stelt dat de uitvinder altijd het recht behoudt om in het octrooi als uitvinder te worden vermeld. Hiervan kan niet worden afgeweken. Sterker nog, in een octrooi moet in Nederland altijd een persoon als uitvinder worden vermeld; een wat archaïsche regel die stamt uit het verre verleden.

In sommige gevallen kan het voor de werknemer gunstig zijn om de uitvinding door de werkgever te laten octrooieren, omdat de werkgever vaak beschikt over de nodige kennis, specialisten en financiële middelen om octrooi aan te vragen, te exploiteren en – niet in de laatste plaats – te handhaven.

Als het octrooi wordt aangevraagd door de werkgever, heeft de werknemer recht op een billijke vergoeding. Dat kan zijn in de vorm van een bonus, salarisverhoging of andere financiële compensatie. Dit is opgenomen in artikel 12 lid 6 Row, waarvan niet kan worden afgeweken. Maar uit jurisprudentie blijkt dat het recht op een extra compensatie als billijke vergoeding slechts in uitzonderingsgevallen wordt toegewezen. Het salaris is doorgaans voldoende als vergoeding voor het gemis aan octrooi.14 De werknemer zal hard moeten maken dat het gemis aan octrooi niet reeds is verdisconteerd in het loon of in een andere financiële compensatie.15

Conclusie

Ondanks de werkgeversvriendelijke regeling in de Rijksoctrooiwet 1995 doet de werkgever er verstandig aan om in een arbeidsovereenkomst een beding op te nemen dat eventuele aanspraken op octrooi aan de werkgever toekomen. Datzelfde geldt overigens ook voor andere intellectuele eigendomsrechten. Dat geeft duidelijkheid en kan eventuele onplezierige discussies voorkomen.
Als werkgever kunt u er ook voor kiezen om vindingrijkheid juist te stimuleren en apart te belonen. Maar dat kan leiden tot scheve ogen binnen de organisatie, ondanks de goede bedoelingen van de werkgever.

Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Ernst-Jan Louwers of Eva van Groezen.


Dit artikel is eerder verschenen in Juridisch up to Date

Voetnoten:

  1. HR 1 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7342 (TNO/Ter Meulen).
  2. S. de Lange & N. Ruyter, ‘Octrooi en dienstverband: Eureka! Voor werkgever of werknemer?’, Arbeidsrecht 2008/4, p. 21.
  3. G.J.J. Heerma van Voss, ‘De werknemer als uitvinder’, BIE 1997, 1,p. 29-32.
  4. Artikel 12 lid 1 en 3 Row.
  5. Artikel 12 lid 3 Rijksoctrooiwet.
  6. Artikel 12 lid 2 Rijksoctrooiwet.
  7. Rb. Arnhem 12 maart 2007, ECLI:NL:RBARN:2007:BA2032 (Metaforum e.a./Buro Beeld B.V.).
  8. Het begrip taak is ook in diverse geschillen omtrent werkgeversauteursrecht besproken. De uitkomsten hiervan zijn eveneens van toepassing op het begrip ’taak’ in het octrooirecht.
  9. Rb. ‘s-Gravenhage 2 mei 2007, HA ZA 05-312 (Plato International B.V./H.A.C. Groeneveld).
  10. HR 19 januari 1951, ECLI:NL:HR:1951:327 (Van der Laan/Schoonderbeek).
  11. Rb. ‘s-Gravenhage 23 november 1999 (Lubo Screening & Recycling Systems/G.C.PM. Swanink en Akapp Electro Industrie e.a./CJ. van Zijverden).
  12. Rb. Utrecht (Vzr.) 12 mei 2005, LJN AT5424; Rb. ‘s-Gravenhage 15 december 1997, Computerrecht 1998/2; Rb. Haarlem 5 december 1989, BIE 1992, 66; Rb. Rotterdam 23 december 1988, Computerrecht 1989/3.
  13. Artikel 12 lid 5 Row.
  14. HR 27 mei 1994 ECLI:NL:HR:1994:ZC1377 (Hupkens/Van Ginneken).
  15. HR 1 maart 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7342 (TNO/Ter Meulen)

Auteur

Expertises

Deel dit artikel

Meer blogs

Data Act: onterecht onderbelicht!

De Data Act (Verordening (EU) 2023/2854) is met ingang van 12 september 2025 rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Data Act is specifiek gericht op het reguleren van de toegang tot en het delen van data binnen de EU, met als doel innovatie te stimuleren en eerlijke concurrentie te waarborgen.

/LEES MEER

Data Act: onterecht onderbelicht!

De Data Act (Verordening (EU) 2023/2854) is met ingang van 12 september 2025 rechtstreeks van toepassing in de hele Europese Unie (EU). De Data Act is specifiek gericht op het reguleren van de toegang tot en het delen van data binnen de EU, met als doel innovatie te stimuleren en eerlijke concurrentie te waarborgen.

Webinar commerciële/IE-contracten 2024

Op 6 november 2024 presenteerden Ernst-Jan Louwers en Nathalie van der Zande een live webinar over commerciële/IE-contracten voor de Academie voor de Rechtspraktijk. In dit webinar, dat bestaat uit twee blokken van een uur, deelden zij praktische inzichten en bespraken zij actuele kwesties binnen dit vakgebied. Het webinar is on demand terug te kijken.

/LEES MEER

Webinar commerciële/IE-contracten 2024

Op 6 november 2024 presenteerden Ernst-Jan Louwers en Nathalie van der Zande een live webinar over commerciële/IE-contracten voor de Academie voor de Rechtspraktijk. In dit webinar, dat bestaat uit twee blokken van een uur, deelden zij praktische inzichten en bespraken zij actuele kwesties binnen dit vakgebied. Het webinar is on demand terug te kijken.

AVG, gerechtvaardigd belang

AVG en gerechtvaardigd belang: wat de KNLTB-zaak betekent voor uw organisatie

Recent verduidelijkte het Hof dat commerciële belangen onder voorwaarden kunnen gelden als gerechtvaardigd belang voor gegevensverwerking onder de AVG. In deze blog bespreken we de uitspraak en geven we een 5-stappenplan voor het verwerken van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen.

/LEES MEER

AVG, gerechtvaardigd belang

AVG en gerechtvaardigd belang: wat de KNLTB-zaak betekent voor uw organisatie

Recent verduidelijkte het Hof dat commerciële belangen onder voorwaarden kunnen gelden als gerechtvaardigd belang voor gegevensverwerking onder de AVG. In deze blog bespreken we de uitspraak en geven we een 5-stappenplan voor het verwerken van persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen.